Nie można zarejestrować jedynie funkcjonalnego kształtu

Klocek Lego nie może zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy, ponieważ nie ma on innego oznaczenia poza kształtem niezbędnym do uzyskania efektu technicznego, czyli budowania przy jego użyciu.

Lego, duński producent gier, w kwietniu 1996 r. zgłosił w OHIM (Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) czerwony klocek używany w grach konstrukcyjnych, chcąc uzyskać jego ochronę wspólnotowym znakiem towarowym. OHIM początkowo zarejestrował znak. Na wniosek konkurencji - spółki Mega Brands, która produkuje klocki o takich samych kształtach i wymiarach co Lego, Wydział Unieważnień OHIM unieważnił wspomniany znak. W uzasadnieniu podkreślił, że właściwości klocka Lego w oczywisty sposób odpowiadają tylko jego funkcji użytkowej i nie pełnią funkcji odróżniającej. Najistotniejsze elementy oznaczenia stanowią bowiem dwa rzędy cylindrycznych wypustek na górnej powierzchni klocka, bez których używanie go zgodnie z przeznaczeniem, czyli łączenie z innymi tego samego rodzaju klockami byłoby niemożliwe. Po potwierdzeniu unieważnienia znaku przez Wielką Izbę Odwoławczą OHIM firma Lego wniosła do sądu I instancji skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby. W listopadzie 2008 r. sąd uznał jednak, że prawo Unii nie pozwala zarejestrować kształtu składającego się wyłącznie z elementów konstrukcyjnych, nawet jeśli ten sam efekt techniczny można osiągnąć za pomocą innych kształtów (z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego). Lego odwołała się od tego wyroku do TS. Trybunał oddalił odwołanie Lego. Stwierdził, że głównym celem zakazu rejestracji kształtów towarów niezbędnych do ich używania jest unikanie sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorcy monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe jakiegoś produktu.

Trybunał orzekł, że przedsiębiorcy nie powinni wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw do rozwiązań technicznych. Tymczasem w sytuacjach, gdy kształt towaru stanowi jedynie rozwiązanie techniczne zastosowane przez wytwórcę i opatentowane na jego wniosek, to jego ochrona jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie ograniczałaby możliwość wykorzystania takiego rozwiązania technicznego przez innych przedsiębiorców. Zgodnie zaś z prawem Unii rozwiązania techniczne są chronione jedynie przez określony czas, po którym mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich. Dlatego rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić jedynie wówczas, gdy jest on niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu technicznego. Sędziwie TS stwierdzili również, że pozycja przedsiębiorstwa, które opracowało określone rozwiązanie techniczne, nie może być chroniona przed konkurencją wprowadzającą na rynek wierne kopie kształtu jego towaru przez przyznanie monopolu w wyniku rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez ten kształt jako znaku towarowego. Rzecz można rozpatrywać wprawdzie jako nieuczciwą konkurencję, ale badanie takie nie było jednak przedmiotem tej sprawy.

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk