Kształt czekoladki musi ją wyróżniać

Co do zasady nie rejestruje się znaku towarowego, który jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Niemniej znak może zostać zarejestrowany, jeżeli w następstwie używania – np. kształt przedmiotu – uzyskał charakter odróżniający. Dlatego Mars Inc., wytwórca czekoladowych batonów Bounty, uznał, że OHIM, czyli urząd, który zarządza wspólnotowymi znakami towarowym, zarejestruje trójwymiarowy kształt czekoladki jako wspólnotowy znak towarowy. Rejestrację Mars uzyskał 24 kwietnia 2003 r. W grudniu tego samego roku Ludwig Schokolade, niemiecki producent czekolady, złożył jednak wniosek o unieważnienie tej decyzji. Argumentował, że rejestracja była nieuzasadniona, ponieważ kształt Bounty całkowicie pozbawiony jest charakteru odróżniającego, gdy porównuje się go z innymi batonami wyprodukowanymi w Europie. Skutkiem tego, w październiku 2007 r. OHIM unieważnił rejestrację, przyznając, że wygląd Bounty nie odbiega znacząco od norm i zwyczajów panujących we wspólnotowym sektorze czekoladowym. Poza tym OHIM stwierdził, że przedstawione przez Marsa dokumenty nie wystarczyły, by dowieść, że w następstwie używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Na tę decyzję spółka wniosła skargę do Sądu Pierwszej Instancji.

Sąd w wyroku z 8 lipca 2009 r. (T-28/08 Mars Inc./OHIM) przypomniał, że trójwymiarowy znak towarowy, którym ma być kształt rzeczy, może zostać dopuszczony do rejestracji tylko wtedy, kiedy odbiega znacząco od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze. Chodzi o to, by konsument mógł bez wątpliwości odróżnić ów towar od podobnych, pochodzących od innych przedsiębiorców. W sprawie Marsa zaś właściwości, które miały być odróżniające, a mianowicie zaokrąglone krawędzie batona i trzy strzałki lub szewrony umieszczone na jego powierzchni, nie wyróżniają wystarczająco Bounty spośród innych kształtów powszechnie występujących w Europie batonów czekoladowych. Sąd zauważył też, że odróżnianie się w następstwie używania wymaga, by przynajmniej znacząca część odbiorców potrafiła dzięki znakowi towarowemu określić, od którego producenta towar pochodzi. Poza tym uzyskanie charakteru odróżniającego przez np. kształt czekoladki musi zostać dowiedzione w tej części Wspólnoty, w której znak towarowy pierwotnie pozbawiony był charakteru odróżniającego. Trzeba więc wykazać, że najpierw coś, co ma być znakiem towarowym, nie było postrzegane jako charakterystyczne, a z czasem, z powodu obecności na rynku, stało się szczególne i konsumenci wiedzą, od jakiego pochodzi producenta. Tymczasem z uwagi na to, że ani udziały batonów Bounty w rynku, ani poziom ich rozpoznawalności nie są we Wspólnocie jednolite, rezultaty badań opinii publicznej przeprowadzonych w sześciu spośród piętnastu ówczesnych państw UE (w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech, we Włoszech i w Holandii) nie mogą być podstawą wniosków dotyczących pozostałej części wspólnotowego rynku. Dlatego Mars powinien przedstawić dalsze dowody odnoszące się do dziewięciu pozostałych państw, które w tamtym czasie były członkami Wspólnoty, żeby wykazać, że w następstwie używania kształt batona uzyskał charakter odróżniający w całej Wspólnocie. W konsekwencji sąd oddalił skargę. Niemniej odwołanie od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji (ograniczone do kwestii prawnych) może zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) w ciągu dwóch miesięcy od doręczenia orzeczenia. Już dziś jednak stanowi wskazówkę dla innych producentów i sądów krajowych we Wspólnocie.