Wiedzieć jak, czyli kontrakt konow-how

Umowę know-how, dotyczącą nieujawnianych do wiadomości publicznej informacji technicznych, handlowych czy organizacyjnych, które mają wartość gospodarczą, zawierają przekazujący (udzielający) i zamawiający (odbiorca). Przekazujący jest właścicielem projektu lub procesu technologicznego i w umowie zobowiązuje się do odstąpienia zamawiającemu jego opisu wraz z dokumentacją i informacjami, które są niezbędne do zrealizowania go. Zamawiający będzie stosował przekazany projekt, więc zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, jakie o nim uzyskał. Chodzi o wiedzę, co do której przekazujący podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Umowy know-how nie mają odpowiednika w języku polskim. Po angielsku know oznacza wiedzieć, how - jak. Umowy te określa się jako nienazwane, ponieważ nie zostały opisane w kodeksie cywilnym. Zawierają jednak elementy umów uregulowanych - np. najmu, dzierżawy, licencji czy sublicencji odnośnie do eksploatacji wzorów użytkowych lub wynalazków. Ich treść może być konstruowana przez strony w dowolny sposób, byleby nie naruszała przepisów obowiązującego prawa, a wynika to z zasady swobody umów. Artykuł 353¹ kodeksu cywilnego mówi bowiem, że strony, które zawierają umowę (każdą, a więc i nienazwaną, czyli także know-how), mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, pod warunkiem jednak, że jego treść ani cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego.

Know-how jest umową wzajemną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną. Obowiązek świadczenia ciąży bowiem na obu stronach. Dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli. Od innych umów nienazwanych, które regulują obrót prawami niematerialnymi, know-how odróżnia nałożony na zamawiającego obowiązek zachowania tajemnicy. Tego rodzaju stosunek prawny nie jest jednak chroniony na takich samych zasadach jak patent. W razie kradzieży poufnej informacji poszkodowany przekazujący może wystąpić do sądu i wszcząć postępowanie powołując się na nieuczciwą konkurencję.

Konow-how zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 Traktatu Europejskiego, który dotyczy transferu technologii (Dz.U. UE L 123 z 2004 r.). Zawarta w nim definicja określa know-how jako pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, które wynikają z doświadczenia i badań.

Przedmiotem umowy know- -how są informacje o charakterze poufnym, ponieważ nie są powszechnie znane i nie ma do nich łatwego dostępu. Są jednak ważne i użyteczne przy produkcji wyrobów objętych umową. Dlatego należy je opisać w kontrakcie lub w załączniku do niego w sposób zrozumiały, tak aby można było sprawdzić, czy są istotne i czy spełniają wymagane kryteria niejawności. Przekazana w umowie wiedza techniczna i organizacyjna powinna być istotna i użyteczna dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, jaki został określony w umowie.

W umowie know-how przekazujący może upoważnić zamawiającego do korzystania np. z nieopatentowanego wynalazku, niezarejestrowanego wzoru użytkowego, wiedzy poufnej, doświadczeń administracyjnych i organizacyjnych, które dotyczą własności przemysłowej oraz z informacji technicznych związanych ze stosowaniem patentów oraz wzorów użytkowych. Dlatego umowę można zawrzeć również po to, by uzupełnić ochronę przewidzianą prawem, np. dla patentów, wzorów użytkowych. Można ją zawrzeć również dla ochrony wzorów nieposiadających zdolności patentowej. Know-how jest bowiem elastyczna i umożliwia wykorzystanie w praktyce innowacyjnej techniki oraz wiedzy dotyczącej określonego rodzaju działalności. Przedmiotem umowy są jedynie dobra niematerialne. Nie mogą być to prawa majątkowe.

Na obu stronach umowy know-how ciąży obowiązek świadczenia, dlatego należy szczegółowo uregulować w niej obowiązki i uprawnienia zarówno udzielającego, jak i odbiorcy. Takim zobowiązaniem jest np. przekazanie przez udzielającego określonych informacji, które są przedmiotem umowy, umożliwienie korzystania z przedmiotu umowy przez dostarczenie odpowiedniej dokumentacji technicznej, szkolenie specjalistów, montaż urządzeń, instruktaż pracowników.

Druga strona zostaje zobowiązana do uiszczenia zapłaty i należności związanych z przekazaniem projektu. Oprócz tego powinna zachować w tajemnicy udostępnione wiadomości, a nawet udzielić gwarancji i zapewnić zabezpieczenie poufności. Bez pisemnej zgody przekazującego odbiorca nie może udostępnić osobom trzecim prawa do stosowania przedmiotu umowy.

Z kolei zapłata za określone w umowie informacje może być uiszczana ryczałtem, w systemie wynagrodzenia okresowego lub w ratach, ale proporcjonalnie do efektów, jakie odbiorca uzyskał z zawartej umowy (np. cenę można powiązać z zyskiem, obrotem lub zbytem).

Strony mogą też w umowie przewidzieć karę, jaka by przysługiwała w razie - powiedzmy - zwłoki w zapłacie lub na wypadek odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia.

Kontrakt wolno również opatrzyć klauzulami, które określają tryb wykorzystania przez odbiorcę uzyskanej wiedzy i np. nakładają na niego obowiązek wydania w tej sprawie odpowiednich dyspozycji pracownikom.

Umowa przeważnie zawiera klauzule gwarancyjne, dotyczące zakresu odpowiedzialności przekazującego, gdyby przekazana wiedza okazałaby się bezużyteczna albo technologia wadliwa. Nie można jednak pociągnąć do odpowiedzialności przekazującego, jeżeli osoby stosujące informacje będące przedmiotem umowy know-how nie miały wymaganych kwalifikacji lub nie przestrzegały norm technicznych, czy choćby postępowały niezgodnie z wytycznymi przekazującego. Klauzule mogą również nakładać na odbiorcę dodatkowe świadczenia dotyczące promocji, marketingu lub prowadzenia szkoleń. Do umowy mogą i praktycznie powinny zostać dołączone aneksy, np. określające dokładnie okoliczności i warunki przekazywania kontrahentowi udoskonaleń projektu będącego przedmiotem umowy.

Strony mogą także umówić się, że w przyszłości będą współpracowały ze sobą i informowały się wzajemnie, jakie wprowadzają udoskonalenia podczas wdrażania i eksploatacji projektu. Mogą umówić się też co do przeprowadzenia audytu.

@RY1@i02/2010/169/i02.2010.169.087.0008.001.jpg@RY2@

Wzór

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

malgorzata.piasecka@infor.pl