Nasila się walka z podróbkami. Działa wycelowane nie tylko w centra handlowe

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie kryje, że przepis wprowadzono, aby ułatwić walkę z handlującymi fałszywkami w halach targowych typu Wólka Kosowska. Bo faktycznie dziś jest to często walka z wiatrakami: kiedy jeden sprzedawca podrobionych spodni czy torebek zostanie namierzony, to niebawem znika, a na jego miejscu zaraz pojawia się inny. Teraz właściciel znaku (podobnie jak w innych krajach UE!) zyska możliwość wystąpienia przeciwko właścicielowi hali targowej, który będzie zainteresowany, aby pozbywać się takich nieuczciwych sprzedawców, by nie mieć kłopotów. Resort wyjaśnia, że w przypadku niezawinionego naruszenia można żądać wyłącznie jego zaniechania lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Dopiero w przypadku gdy jest ono zawinione, można wystąpić z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej szkody.

Eksperci uważają jednak, że przepis sformułowano mało precyzyjnie. Pozwala zbyt szeroko określić krąg potencjalnych podmiotów, wobec których można wysuwać roszczenia. W grę wchodzić mogą wszelkie osoby współpracujące: od właścicieli hal targowych, poprzez centra handlowe, agencje reklamowe i marketingowe, aż po firmy transportowe i kurierskie.

Pocieszeniem może być to, że dochodzenie roszczeń pieniężnych nie będzie łatwe. Niemniej jednak wszyscy przedsiębiorcy, którzy współpracują dziś z podmiotami znajdującymi się w grupie ryzyka, i tak powinni się zabezpieczyć. Choćby wpisując odpowiednie klauzule do umów, aby móc domagać się zwrotu wypłaconych roszczeń lub w szybkim czasie wypowiedzieć umowę. ©℗

Joanna Pieńczykowska

joanna.pienczykowska@infor.pl

Pomoc nieuczciwym handlarzom może słono kosztować

Nowe przepisy prawa własności przemysłowej pozwalają właścicielom znaków towarowych wysuwać roszczenia nie tylko wobec sprzedawców fałszywek, lecz także podmiotów, z usług których oni korzystali. Eksperci uważają, że przez niedoprecyzowane przepisy mogą ucierpieć niewinni pośrednicy

Wyobraźmy sobie, że pewien przedsiębiorca handluje podróbkami znanej marki butów. Sprzedaje je w hali targowej centrum handlowego. Właściciel znaku towarowego informuje policję o naruszeniu. Ta znajduje na stoisku podrabiane towary. Właściciel znaku wysuwa roszczenia wobec przedsiębiorcy, domagając się zapłaty sumy pieniężnej tytułem poniesionych strat. Problem w tym, że wkrótce po tym handlarz pod osłoną nocy zabiera swój towar i znika bez śladu. Właściciel znaku towarowego nie ma ochoty go tropić, więc kieruje swoje roszczenia wobec właściciela centrum handlowego. I ten nagle – zwłaszcza wtedy, kiedy będzie można udowodnić mu, że najemca obracał trefnym towarem ‒ ma kłopot. Abstrakcyjna sytuacja? Nic bardziej mylnego – przepisy umożliwiają wystosowanie takich roszczeń przez właścicieli znaków towarowych.

A wszystko to za sprawą ustawy z 20 lutego 2019 r. o nowelizacji ustawy ‒ Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501; dalej: p.w.p.), która zaledwie kilka dni temu, bo 16 marca, weszła w życie. Sen z powiek właścicielom centrów handlowych i targowisk spędza nowe brzmienie art. 296 ust. 3. Wynika z niego, że z roszczeniami „można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”. Inaczej mówiąc, osoby, które wydzierżawiają powierzchnię handlową, muszą mieć się na baczności. Mogą być bowiem ścigane, jeśli okaże się, że na wynajmowanych przez nie powierzchniach sprzedawane są podróbki.

Wprowadzone przepisy to próba poradzenia sobie wciąż z potężnym rynkiem fałszywek. Z ubiegłorocznego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynika, że rocznie z powodu ich sprzedaży do polskich producentów i sprzedawców nie trafia nawet 11,4 mld zł. To 12 proc. całej sprzedaży w sprawdzonych przez EUIPO sektorach gospodarki. Organ wyliczył, że przez to do budżetu państwa z tytułu podatków nie trafia blisko 2 mld zł.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które jest autorem przepisów, nie ukrywa, że w ten sposób chciało na nowe tory skierować walkę z przestępcami wynajmującymi stoiska w halach targowych typu Wólka Kosowska. Od lat grają oni na nosie właścicielom znaków towarowych, a walka z nimi przypomina walkę z wiatrakami. Nie pomaga nawet uruchomienie we wspomnianej hali przez Krajową Administrację Skarbową stale działającego punktu informacyjnego – w praktyce po to, aby mieć oko na handlarzy podróbkami. Rzecz w tym, że nawet jeśli organom uda się przyłapać na gorącym uczynku jednego właściciela stoiska, to zaraz na jego miejscu pojawia się inny handlowiec oferujący te same towary sprowadzane z zagranicy.

Do tej pory wysuwanie roszczeń wobec centrum handlowego czy targowiska było w Polsce praktycznie niemożliwe, mimo że na ściganie pośredników pozwala unijne prawo. Potwierdził to głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Tommy Hilfiger przeciwko czeskiej spółce Delta Center (piszemy więcej o tej sprawie w drugiej części tekstu). Jednak w polskim systemie prawnym źle implementowano przepisy dyrektywy unijnej. Brakowało tym samym przepisu, który pozwalałyby takie roszczenia wysnuwać wobec pośredników. Teraz jednak przy okazji nowelizacji prawa własności przemysłowej resort chciał uszczelnić lukę, co wyraźnie podkreślił w uzasadnieniu: „Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja”.

Duże możliwości

Eksperci są zgodni, że przepis jest tak napisany, iż w praktyce może dotyczyć szerokiej grupy podmiotów współpracujących z handlarzem. Adwokat Andrzej Przytuła, szef działu patentów i znaków towarowych w kancelarii Kondrat i Partnerzy, zauważa, że w nowelizacji posłużono się pojęciem „osoba, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa”. To inaczej niż w art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. WE z 2004 r. L 157, s. 45) oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-494/15. Doktryna europejska za pośrednika uważa np. spedytora, komisanta, przewoźnika oraz tych, którzy prowadzą transport towarów naruszających prawa osób trzecich.

Nowe polskie przepisy uderzą zatem w niezwykle szeroki krąg: od właścicieli wspomnianych hal targowych, targowisk, poprzez centra handlowe, po właścicieli lokali handlowych, w których zlokalizowane są butiki czy magazyny.

‒ Przy tak niedoprecyzowanym przepisie można sobie wyobrazić, że ktoś będzie chciał wysunąć roszczenia wobec podmiotu, który nie miał świadomości o naruszeniu, np. wobec agencji reklamowej czy PR, która przygotowywała reklamy. Albo wobec kogoś, kto drukował ulotki dla takiego nieuczciwego sprzedawcy – obawia się Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Form Dialogu Gospodarczego. ‒ Na etapie projektu wyraźnie staraliśmy się zwrócić uwagę, że brakuje precyzyjnego określenia, kto w jakich warunkach powinien odpowiadać. Tego typu przepisy, bez wyraźnego doprecyzowania, bez wykładni, stwarzają niebezpieczeństwo ich nadużywania. W trudnej sytuacji stawiają szeroki krąg przedsiębiorców pośredniczących – dodaje Faliński.

Z podobnego względu, jak uważa Marta Koremba, partner w polskim biurze Bird & Bird, współkierująca praktyką własności intelektualnej, kłopot mogą mieć nawet firmy z branży transportowej. – Jeśli zawodowo zajmują się one rozwożeniem produktów nabywanych w Chinach, to muszą się mieć na baczności. Myślę, że powinny profilaktycznie pomyśleć o zmianie umów z osobami, które zamawiają u nich usługi transportowe – mówi mec. Koremba. I dodaje, że firmy transportowe mogą próbować kontraktowo przenieść odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej na zlecających, zwłaszcza jeżeli firma transportowa nie ma świadomości, jakie dokładnie produkty przewozi w kontenerach z Chin.

Zasady współpracy z handlarzami muszą przemyśleć również drukarnie czy firmy reklamowe. Czasem bywa bowiem tak, że produkty z Chin przyjeżdżają do Polski bez żadnego oznakowania. I to właśnie te podmioty zajmują się naklejaniem i nadrukowywaniem zastrzeżonych znaków towarowych. – Moim zdaniem one również mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie wprowadzonego przepisu. Usługa naklejania zastrzeżonych znaków towarowych na produkty dotyczy zwykle produktów podrobionych. Oryginalne produkty są bowiem znakowane już na poziomie fabryki – ocenia mec. Marta Koremba.

Czy fakt skorzystania przez bezpośredniego naruszyciela z usług kuriera lub Poczty Polskiej – za pośrednictwem której przesłano podrobione towary ‒ spowoduje, że również i te podmioty będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności?

Anna Hoffmann

radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Świadomość potrzebna, ale kłopoty i tak będą

Zdaniem ekspertów największym mankamentem przepisów jest właśnie to, że nie wskazano w nich wyraźnie przesłanek odpowiedzialności. Nie wiadomo więc, czy przedsiębiorca współpracujący z handlarzem będzie mógł zrzucać z siebie roszczenia właścicieli znaków z tego powodu, że nie miał świadomości, iż jego kontrahent wprowadza do obrotu podróbki. W przepisach nie ma o tym ani słowa. Ostateczna interpretacja należeć będzie zatem do sądu.

Przez analogię można jedynie wskazać podobne przepisy ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.). Artykuł 89 ust. 1 pkt 3 daje możliwość nakładania kar administracyjnych na posiadaczy samoistnych lokali, w których znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego. Jak wynika z naszych informacji, urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej rzadko próbują nakładać kary na właścicieli lokali, jeżeli nie mają dowodów, że ci w jakikolwiek sposób byli świadomi, iż w ich nieruchomości urządzano gry hazardowe lub pomagali przy ich urządzaniu w inny sposób niż tylko wynajmując powierzchnię. Z podobnego powodu bardzo rzadko udaje się ukarać wynajmującego zgodnie z przepisami kodeksu karnego-skarbowego. Gdy brakuje dowodów na to, że właściciel nieruchomości miał bezpośredni wpływ na urządzanie gier hazardowych, sądy niechętnie nakładają kary. Wówczas na korzyść wynajmujących przemawiać może np. to, że w umowie z najemcą zastrzegli z góry, iż w lokalu nie może być prowadzona działalność wymagająca koncesji.

Trudno określić, czy w przypadku prawa własności przemysłowej będzie podobnie, skoro ustawodawca nie ukrywał podczas prac legislacyjnych, że przepisy są wymierzone m.in. w centra handlowe wynajmujące lokale handlarzom podróbek. Jedno jest pewne: przez nowe przepisy rykoszetem mogą oberwać niewinni przedsiębiorcy. I nawet jeśli sądy staną po ich stronie, to i tak poniosą koszty, m.in. będą musieli bronić się przed zarzutami.

Eksperci kwestionują zasadność przerzucania na różne podmioty odpowiedzialności za czyny ich kontrahentów. – Nie jest pewne, czy możliwość wystąpienia wobec kolejnego podmiotu z roszczeniami faktycznie ograniczy obrót podróbkami. Natomiast niewątpliwie spowoduje to obawy części przedsiębiorców i konieczność zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami poprzez zapisy umowne oraz dodatkowe oświadczenia pozwalające wykazać, że usługodawca nie miał świadomości naruszeń, oraz zapewnić ewentualne pokrycie odszkodowań, których mógłby dochodzić uprawniony ze znaku – podsumowuje adwokat Marcin W. Cieśliński z kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy Sp.k. ©℗

Problem w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie

Stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z 20 marca 2019 r.

Nowelizacja art. 296 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528) Tommy Hilfiger. W wyroku tym stwierdzono, że przez pojęcie pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia naruszająca prawa własności intelektualnej, należy rozumieć m.in. dzierżawcę hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których niektóre wykorzystują swoje miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Dotychczasowy art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej nie zapewniał ochrony w tak szerokim zakresie, ponieważ przewidywał możliwość wystąpienia z roszczeniami wyłącznie przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu. Po nowelizacji możliwe jest również wystąpienie z roszczeniem przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego, np. właściciela hali targowej lub dzierżawcy stoiska w hali targowej, w której sprzedawane towary będące podróbkami towarów markowych.

W każdym przypadku środki te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ich stosowanie ma za zadanie zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem.

Na uwadze należy jednakże mieć, że przewidziane środki, zarówno na gruncie prawa UE, jak i prawa krajowego, w każdym przypadku powinny być stosowane w sposób uwzględniający specyfikę danej sprawy, w szczególności umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia.

Przepis art. 296 ust. 3 w zw. z ust. 1, do którego odsyła, precyzuje, że w przypadku niezawinionego naruszenia można żądać wyłącznie zaniechania naruszenia lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Dopiero w przypadku zawinionego naruszenia można wystąpić z roszczeniem o zaniechanie naruszenia, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w ustalonej wysokości.

W konsekwencji, pozostawiając rozstrzyganie konkretnych spraw właściwym sądom powszechnym, przepis umożliwia wystąpienie z roszczeniami wobec podmiotów, np. właścicieli hal czy lokali, jednakże w przypadku braku możliwości przypisania winy tym podmiotom uprawniony jest ograniczony wyłącznie do żądań zaniechania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. ©℗

Oprac. JAS

opinie ekspertów

Szeroki katalog odpowiedzialnych podmiotów

Anna Hoffmann radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Na gruncie nowych przepisów rozszerzony został katalog podmiotów, wobec których będzie można skierować roszczenia. Z roszczeniami będzie można wystąpić nie tylko wobec osoby, która wprowadza do obrotu podrobione towary, lecz także przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Czy fakt skorzystania przez bezpośredniego naruszyciela z usług kuriera lub Poczty Polskiej – za pośrednictwem której przesłano podrobione towary ‒ spowoduje, że również te podmioty będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Czy do odpowiedzialności będzie można pociągnąć właściciela hali magazynowej, w której najemca przechowuje podrabiane towary? Nieprecyzyjne przepisy w tym zakresie należy ocenić negatywnie. W ramach prac nad nowelizacją ustawy wątpliwości te nie zostały usunięte, jednak ustawodawca zdecydował się tylko na wyłączenie odpowiedzialności pośredników internetowych, za pośrednictwem których przecież często dochodzi do sprzedaży podrabianych produktów.

Przy okazji warto wspomnieć, że znowelizowane przepisy przewidują również nowe, dodatkowe roszczenia, jakie przysługują w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w szczególności w zakresie podrabianych towarów. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów uprawniony może zażądać zaniechania umieszczenia oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub wszelkich innych środkach, na których znak towarowy może być umieszczony. Możliwa będzie również walka z handlem podrobionymi towarami sprowadzanymi z zagranicy, uprawniony będzie mógł bowiem skorzystać z prawa zakazania swobodnego obrotu towarami podmiotom, które bez zezwolenia posługują się identycznym oznaczeniem co znak towarowy uprawnionego. ©℗

Oprac. JP

Irracjonalny i chybiony pomysł

Radosław Płonka adwokat z kancelarii Płonka Ozga, ekspert prawny BCC

Istnieje niebezpieczeństwo, że czytany literalnie wskazany przepis będzie szeroko interpretowany. A to by oznaczało rozciągnięcie odpowiedzialności na niewinnych przedsiębiorców wynajmujących lokale czy hale podmiotom, które wprowadzają do obiegu podróbki. Moim zdaniem to irracjonalny i chybiony pomysł. Przecież wynajmując lokal, nie mają oni obowiązku weryfikacji, czym dokładnie handluje ich najemca i czy jest to legalne. Od takiej weryfikacji jest państwo.

To kolejny przykład przerzucania roli państwa w ściganiu przestępców na obywateli. Podobnie ma być w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, gdzie mają oni być śledczymi, i to pod groźbą kary. Przy wynajmowaniu lokalu przedsiębiorcę powinny interesować wyłącznie korzyści z tego tytułu. Jeśli ktoś w tym lokalu prowadzi nielegalne czynności, to mamy państwo, które powinno to wytropić. A nawet gdyby już wynajmujący chciał bawić się w detektywa, to w jaki sposób miałby weryfikować, czy jego najemca obraca legalnymi towarami? Nie jest przecież rzeczoznawcą i nie ma podstawy prawnej do żądania dokumentów potwierdzających legalność sprzedawanych towarów.

Wprowadzony przepis może skutkować tym, że gdy przedsiębiorca prowadzący obrót podróbkami zniknie, to roszczenia zostaną przerzucone na wynajmującego nieruchomość. Państwo powinno uszczelniać granicę, uniemożliwiając napływ podróbek, a nie karać niewinnych przedsiębiorców i osoby fizyczne wynajmujące własne nieruchomości. Mam nadzieję, że sądy będą racjonalnie interpretować ten przepis i wymagać od organów ścigania niezbitych dowodów na to, że wynajmujący doskonale wiedział o nielegalnych działaniach w jego lokalach. ©℗

Oprac. JAS

Teraz warto przejrzeć umowy i zmienić zapisy

Właściciele znaków towarowych mogą obecnie dochodzić roszczeń także od wynajmujących powierzchnie handlowe tym przedsiębiorcom, którzy naruszają ich prawa. Dlatego przedsiębiorcy ci już dzisiaj powinni pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek tego typu problemów

Od 16 marca obowiązuje już znowelizowana ustawa z 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.; dalej: p.w.p.). Nowelizacja wprowadziła wiele zmian, m.in. takich, za sprawą których krajowy system ochrony znaków towarowych został dostosowany do ochrony zapewnianej na poziomie UE dla znaków unijnych. Wśród licznych zmian jest taka, którą szczególnie mocno mogą odczuć właściciele galerii handlowych, hal targowych, a także zasadniczo wszyscy przedsiębiorcy, którzy wynajmują lub wydzierżawiają powierzchnie handlowe podmiotom trzecim. Chodzi o znowelizowany art. 296 ust. 3 p.w.p., który rozszerza odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu podróbek również na osobę, „z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”, a mówiąc ściślej zrównuje jej odpowiedzialność z odpowiedzialnością bezpośredniego naruszyciela, np. sprzedawcy podróbek.

To istotna zmiana. Dotychczas odpowiedzialność za naruszenie praw do znaków towarowych spoczywała zasadniczo na osobach, które naruszały prawa do tych znaków. Nowelizacja rozszerza tę odpowiedzialność również na osoby, z usług których korzystano przy dokonywaniu takiego naruszeniu prawa ochronnego. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że przepisu nie stosuje się do podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną (usługi mere conduit, caching i hosting – o tym piszemy w dalszej części).

Wszystko zaczęło się w Pradze

Warto wskazać genezę omawianej zmiany p.w.p. Pozwoli to lepiej zrozumieć, co może czekać polskich właścicieli powierzchni handlowych, którzy wynajmują czy wydzierżawiają podmiotom trzecim powierzchnie handlowe. Ustawodawca nie ukrywa, że – jak to napisał w uzasadnieniu ‒ nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15, który dotyczył czeskiej spółki Delta Centre. Odbił się on szerokim echem nie tylko wśród prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, lecz także w branży handlowej.

Czeska spółka Delta Centre była dzierżawcą placu targowego i poddzierżawiała indywidualnym handlarzom stanowiska handlowe. Spółki będące dystrybutorami różnych markowych produktów, m.in. Tommy Hilfiger, Lacoste czy Burberry, zażądały od Delta Center, aby ta zaprzestała zawierania lub przedłużania umów dzierżawy stanowisk handlowych z osobami, w odniesieniu do których stwierdzono, mocą ostatecznej decyzji sądu lub organu administracji, że ich działania stanowiły naruszenie lub stwarzały ryzyko naruszenia praw do znaków towarowych. Ponadto spółki żądały zaprzestania zawierania lub przedłużania umów, jeśli postanowienia tych umów nie zawierają zobowiązania podmiotu handlującego do powstrzymania się od naruszania praw własności intelektualnej ani klauzuli, zgodnie z którą Delta Center może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw. Dodatkowo firmy żądały wystosowania, w pewnych przypadkach, pisma z przeprosinami i opublikowania komunikatu na własny koszt w jednym z czasopism. Delta Center odmówiła spełnienia żądań właścicieli znaków towarowych. Wyjaśniała, że podmioty otrzymały ulotkę zatytułowaną „Ostrzeżenie dla sprzedawców”, w której podkreślano, iż sprzedaż podrobionych towarów jest zabroniona i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy stanowiska handlowego.

Sądy pierwszej i drugiej instancji oddalały żądania spółek. Ostatecznie sprawa trafiła do czeskiego Sądu Najwyższego, który skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania prejudycjalne.

Pierwsze dotyczyło interpretacji pojęcia „pośrednik” użytego w art. 11 dyrektywy nr 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej: dyrektywa). Sąd zapytał, czy dzierżawca placu targowego, który udostępnia stanowiska indywidualnym podmiotom handlującym do ich użytku, jest pośrednikiem, z usług którego korzystają osoby trzecie do naruszania prawa własności intelektualnej. Artykuł 11 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Państwa członkowskie zapewniają też właścicielom praw możliwość składania wniosków o zakaz kontynuacji naruszenia przez pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania praw własności intelektualnej. Istota pytania prejudycjalnego sprowadzała się zatem do kwesii: czy podmiot, który jedynie udostępnia osobom trzecim powierzchnię handlową, może również ponosić odpowiedzialność za sprzedaż przez te podmioty podrobionych towarów?

Drugie pytanie dotyczyło środków, których mogą żądać firmy w przypadku naruszenia ich praw własności intelektualnej. Czeski Sąd Najwyższy chciał ustalić, czy mogą zostać nałożone środki przewidziane w art. 11 dyrektywy, na takich samych warunkach, jak te określone przez TS UE w wyroku z 12 lipca 2011 r. w sprawie L’Oréal (sygn. C-324/09). Wyrok w sprawie L’Oréal dotyczył środków nakładanych na operatorów rynków elektronicznych online. Wówczas trybunał stwierdził, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej mogą nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, lecz także do zapobieżenia nowym naruszeniom. Takie nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

W wyroku w sprawie Delta Center trybunał ostatecznie uznał, że zakresem pojęcia „pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia sprzedawcom usytuowane w tych halach stanowiska handlowe. Ponadto trybunał, odpowiadając na drugie pytanie prejudycjalne, uznał, że warunki nakładania na operatorów hal targowych zakazów przewidzianych w art. 11 dyrektywy są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez TS UE w wyroku z 12 lipca 2011 r. w sprawie L’Oréal.

Krajowe podwórko

Bez wątpienia było to bardzo korzystne orzeczenie dla producentów markowych towarów, w tym dóbr luksusowych. Znacznie łatwiej bowiem egzekwować odpowiedzialność od właściciela centrum sprzedażowego niż od pojedynczego najemcy. Ponadto – co również oczywiste – łatwiej jest zapobiegać procederowi, gdy także pośrednik w tę walkę jest zaangażowany. Rzecz w tym, że do niedawna w Polsce – nawet po wyroku – takie wysuwanie roszczeń wobec właścicieli centrum handlowego lub innych pośredników nie było możliwe. A wszystko dlatego, że w polskich aktach prawnych niedostatecznie dokładnie implementowano przepisy dyrektywy. Zarówno w prawie własności przemysłowej, jak i w innych aktach próżno było do tej pory szukać odzwierciedlenia przepisów, na które w lipcowym orzeczeniu powołał się TS UE. Przede wszystkim tych o odpowiedzialności pośrednika. Ustęp 1 art. 296 p.w.p. określał bowiem (i nadal określa), że żądanie można kierować wobec osoby, która naruszyła to prawo. Ustęp 3 z kolei wskazywał do tej pory, że z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku. Z kolei ust. 4 i 5 dodawały, że z roszczeniami można wystąpić przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy naruszającemu prawo. W efekcie wynajmujący powierzchnie handlowe dla tych, którzy handlowali podróbkami ‒ właściciele hali targowej czy operatorzy targowisk – mogli spać spokojnie. Nie sposób było zakwalifikować ich do którejkolwiek z tych kategorii. Nie było wątpliwości, że operator targowiska nie jest ani naruszającym prawo, ani wprowadzającym do obrotu, ani też licencjobiorcą lub sublicencjobiorcą. Jest pośrednikiem, a art. 296 p.w.p. wśród tych, wobec których można wystąpić z roszczeniem, pośrednika nie wymieniał.

Dlatego ustawodawca postanowił to zmienić. „Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie, konieczna jest nowelizacja” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Ostatecznie wprowadzony przepis daje możliwość wystąpienia z roszczeniami również przeciwko osobie, „z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego”.

Problem w tym, że takie bardzo nieprecyzyjne sformułowanie budzi zasadne wątpliwości interpretacyjne. Krąg pośredników podlegających odpowiedzialności przy takim brzmieniu art. 296 ust. 3 może być określony bardzo szeroko. Można zadać pytanie, czy właściciel magazynu, w którym najemca przetrzymuje podrobione towary, świadczy usługi, z których skorzystano przy naruszeniu praw ochronnych na znaki towarowe. Teoretycznie tak. Czy kurier przewożący towary oznaczone podrobionymi znakami towarowymi świadczy usługi, z których skorzystano przy naruszeniu praw ochronnych na znaki towarowe? I tu odpowiedź jest podobna: teoretycznie tak.

Niewysłuchane uwagi

Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w trakcie prac nad nowelizacją przepisów różne podmioty zgłaszały swoje wątpliwości co do kształtu omawianego art. 296 ust. 3 p.w.p.

Polska Izba Rzeczników Patentowych postulowała ewentualną modyfikację lub uzupełnienie przepisu w sposób precyzujący przesłanki odpowiedzialności pośredników (np. posiadanie wiedzy lub powinności posiadania wiedzy przy zachowaniu należytej staranności). Konfederacja Lewiatan uważała z kolei, że rozszerzenie odpowiedzialności na pośrednika jest w ogóle nieuzasadnione. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej podnosiło, że samo wprowadzenie odpowiedzialności za tego rodzaju pośrednie naruszenie prawa do znaku towarowego należy ocenić pozytywnie. Ze względu jednak na dość szerokie i ogólne sformułowanie dotyczące pośrednika należałoby określić warunki takiej odpowiedzialności. Stowarzyszenie postulowało, aby warunkiem takiej odpowiedzialności była wiedza pośrednika (względnie powinność posiadania takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności), że jego usługi mogą i będą służyć do naruszenia prawa do znaku towarowego. Stowarzyszenie uznało, że ujęcie odpowiedzialności proponowane w nowelizacji jest bardzo szerokie i może dotyczyć wielu osób, które nie miały ani wiedzy, ani świadomości, i przy zachowaniu należytej staranności nie musiały jej mieć, że ich działalność może służyć komuś do naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego.

Także inne podmioty wyrażały swoje wątpliwości co do niejasnego i nieprecyzyjnego ujęcia „osoby, z której usług skorzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”. Przykładowo Allegro wskazywało, że brak dookreślenia zakresu pojęcia „pośrednika” może spowodować, że w skrajnym przypadku pośrednikiem może być nawet Poczta Polska lub kurier dostarczający paczkę.

Ostatecznie jednak ustawodawca nie zdecydował się na doprecyzowanie przepisów.

Jak było do tej pory

Nowelizacja poprawi pozycję tych, którzy próbują dochodzić swoich praw. Do tej pory firmy, których znaki towarowe są naruszane, musiały kierować swoje roszczenia bezpośrednio w stosunku do każdego naruszyciela osobno. Jeżeli np. na danej hali targowej znajduje się kilkunastu nieuczciwych sprzedawców wprowadzających do obrotu podrobione towary danej marki, to właściciel znaku musi kierować swoje roszczenia na drodze cywilnej lub wnioski o ściganie na drodze karnej wobec każdego z nich osobno.

W praktyce postępowania karne wszczynane są przeciwko naruszycielom najczęściej na postawie art. 305 p.w.p. Warto jednak podkreślić, że takie ściganie sprawcy wprowadzającego do obrotu podrobione towary co do zasady następuje na wniosek samego pokrzywdzonego. Jedynie w przypadku, gdy sprawca uczynił sobie z procederu handlu podróbkami stałe źródło dochodu albo podrobiony towar ma znaczną wartość, przestępstwo ścigane jest z urzędu. Ma to kolosalne znaczenie w praktyce, ponieważ to poszkodowany ma obowiązek za każdym razem składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie. W konsekwencji oznacza to konieczność każdorazowego bezpośredniego angażowania się przez poszkodowanego w proces ścigania sprawców i generuje znaczne koszty po jego stronie. Często, w przypadku zatrzymania mniejszych ilości towarów, firmom nie opłaca się uruchamiać całej procedury mającej na celu ukaranie sprawcy naruszenia.

Właściwy kierunek

Nowelizację art. 296 ust. 3 p.w.p. co do zasady należy ocenić pozytywnie. Pozwala ona na zdecydowanie skuteczniejszą walkę z handlarzami podróbek. Zmieniony przepis daje właścicielom praw do znaków towarowych nową oręż do walki z podróbkami. O ile bowiem kierowanie roszczeń czy też ściganie na drodze karnej bezpośrednich naruszycieli było często mało skuteczne (np. ze względu na umarzanie postępowań z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu, pojawiania się nowych naruszycieli w miejsce poprzednich), o tyle nowelizacja daje uprawnionym narzędzie, które mogą skierować nie przeciwko bezpośrednim naruszycielom, ale również przeciwko pośrednikom.

W praktyce znacznie skuteczniejsze może być w niektórych sytuacjach skierowanie roszczeń wobec właściciela hali targowej niż wobec konkretnych naruszycieli. Ma on bowiem więcej do stracenia niż drobni sprzedawcy podróbek, których mogą być dziesiątki w obrębie np. jednej hali targowej.

O ile jednak sam kierunek zmian jest właściwy, o tyle brak doprecyzowania w przepisie sytuacji wyłączających odpowiedzialność pośredników należy ocenić zdecydowanie negatywnie. Tak szerokie i nieprecyzyjne określenie podmiotów, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności jako pośrednik, niepotrzebnie wprowadza niepewność w tym zakresie.

Nowe procedury i szersza ochroną

Roszczenia właściciela znaku towarowego

Wobec pośrednika właściciel znaku towarowego ma te same roszczenia, które przysługują mu wobec bezpośredniego naruszyciela znaku. Tak więc poszkodowany, którego znak został naruszony, teoretycznie może żądać od pośrednika (np. właściciela hal targowych, właściciela magazynu) zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również odszkodowania. Ponadto właściciel znaku może żądać publikacji odpowiedniego oświadczenia.

Tyle w teorii. Natomiast w praktyce wydaje się, że właściciel znaku towarowego będzie mógł przede wszystkim żądać od pośrednika zaprzestania naruszeń jego znaku. Jeżeli zatem np. w galerii handlowej jeden z najemców będzie sprzedawał podrobione towary, to właściciel znaku będzie mógł żądać od właściciela galerii zamknięcia stoiska czy sklepu, w którym podróbki są sprzedawane. Dlatego właściciele tego typu obiektów powinni w umowach najmu zawierać odpowiednie klauzule pozwalające im na wypowiedzenie umów w tego rodzaju sytuacjach (o czym szerzej piszemy w dalszej części tekstu).

Co więcej, dużą zaletą nowego przepisu dla właścicieli znaków towarowych może być to, że po uzyskaniu korzystnego wyroku (np. zakazującego właścicielowi hali targowej naruszania praw do jego znaku towarowego) będzie on mógł w przyszłości łatwo egzekwować przestrzeganie tego wyroku. Dotychczas musiał on pozywać każdorazowo poszczególnych naruszycieli. Nawet jeżeli postępowanie przeciwko konkretnemu naruszycielowi (często długotrwałe) zakończyło się korzystnym wyrokiem, na miejsce danego naruszyciela pojawiało się w międzyczasie trzech nowych, przeciwko którym znowu należało wszczynać kolejne postępowania.

Drugim, realnym do wyegzekwowania roszczeniem będzie żądanie podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu – jeżeli właściciel wniesie sprawę do sądu przeciwko pośrednikowi.

Pozostałych roszczeń właścicielowi znaku towarowego będzie w praktyce bardzo trudno dochodzić. Oczywiście można sobie teoretycznie wyobrazić, że właściciel znaku towarowego dochodzi np. od właściciela galerii naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych i udowadnia, że wskutek tolerowania przez niego sprzedawcy handlującego podrobionymi towarami poniósł straty (utrata zaufania klientów, straty wizerunkowe marki itp.). W praktyce jednak będzie niezwykle trudno wykazać przed sądem wysokość szkody.

Podobnie będzie z roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Po pierwsze, czy właścicielowi (np. hali targowej) można w ogóle udowodnić, że bezpodstawnie uzyskuje korzyści z naruszenia znaku towarowego? Takie korzyści uzyskuje bezpośrednio naruszyciel znaku towarowego (sprzedawca), natomiast pośrednik nie wprowadza towarów do obrotu. Teoretycznie można próbować udowodnić, że taką korzyścią pośrednika jest czynsz z najmu lokalu uzyskiwany od naruszyciela. Ale co w sytuacji, gdy dany nieuczciwy sprzedawca wprowadza do obrotu podróbki kilkunastu firm, czyli dokonuje naruszenia kilkunastu znaków towarowych jednocześnie (np. sprzedaje podróbki różnych kosmetyków)? To są pytania, z którymi będą musiały się zapewne zmierzyć sądy w przyszłości. I z pewnością będą to niezwykle ciekawe sprawy.

Podsumowując: w mojej ocenie ‒ oprócz wspomnianych roszczeń o zaniechanie oraz podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia ‒ dochodzenie pozostałych będzie w praktyce bardzo trudne.

Bez sankcji karnych

Nowelizacja nie wprowadziła żadnych sankcji karnych wobec pośredników. Co prawda, zmieniono art. 305 p.w.p., który określa sankcje karne za oznaczanie i wprowadzanie do obrotu towarów oznaczanych podrobionymi znakami towarowymi, niemniej jednak nie rozszerzono kręgu osób ponoszących odpowiedzialność na pośredników. Nadal karane są na mocy tego przepisu osoby, które w celu wprowadzenia do obrotu oznaczają towary podrobionym znakiem towarowym lub dokonują obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami. Tak więc, na gruncie przepisów karnych, właścicielom galerii handlowych czy hal targowych na razie nic nie grozi.

Ciężar na barkach sądów

Powróćmy jednak do odpowiedzi na pytanie: kto na podstawie nowego przepisu może zostać zakwalifikowany jako „osoba, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”. Zapewne zostanie to dookreślone przez sądy w praktyce orzeczniczej.

W mojej ocenie sądy, oceniając każdorazowo, czy dany podmiot może być zakwalifikowany jako pośrednik w rozumieniu tego przepisu, powinny kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i zastosować kryterium posiadania przez niego wiedzy lub powinności posiadania wiedzy przy zachowaniu należytej staranności. Warto bowiem zwrócić uwagę, że właśnie takie kryteria odpowiedzialności wskazał TS UE w wyroku w sprawie L’Oréal (sygn. C-324/09), do którego zresztą odwoływał się w wyroku dotyczącym Delta Centre. Właśnie w wyroku w sprawie L’Oréal trybunał uznał, że operator rynku elektronicznego online w sprawie mogącej zakończyć się zasądzeniem odszkodowania nie może powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należytą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie stosownych działań zapobiegających dalszym naruszeniom.

Osobą, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, nie powinien zatem być np. właściciel magazynu, jeżeli nie miał pojęcia, że najemca przechowuje tam podrobione towary. Nie powinien nim być również kurier dostarczający przesyłkę od naruszyciela, który nie jest w stanie ocenić, czy w zapakowanej paczce nie są przypadkiem przewożone podrobione przedmioty.

Natomiast w sytuacji, gdy uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawi pośrednikowi wiarygodny dowód potwierdzający, że dany podmiot narusza jego prawa do znaku towarowego na terenie zarządzanym przez pośrednika, a ten ostatni nie podejmie żadnych czynności w celu przerwania naruszeń – odpowiedzialność pośrednika na podstawie art. 296 ust. 3 p.w.p. będzie uzasadniona. Na przykład będzie mógł do niej być pociągnięty właściciel galerii handlowej, który mimo wiarygodnych dowodów ze strony uprawnionego ze znaku (np. gdy zapadnie wyrok skazujący naruszyciela) nadal tolerować będzie obecność naruszyciela na obszarze galerii. Przepis ten powinien również znaleźć zastosowanie do właściciela magazynu, jeżeli właściciel znaku towarowego uwiarygodni, że w wynajmowanym przez niego magazynie najemca przechowuje podrobione towary.

Jak się zabezpieczyć?

Powstaje jeszcze pytanie, czy właściciele galerii handlowych, hal targowych, magazynów czy podmioty świadczące usługi kurierskie mogą w skuteczny sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami znowelizowanego przepisu. Pewnym rozwiązaniem może być wprowadzenie do umów klauzul pozwalających na rozwiązanie umowy w sytuacji naruszenia praw do znaków towarowych należących do osób trzecich. Dodatkowo warto w umowach wprowadzić klauzule dające możliwość nałożenia wysokich kar umownych w razie dokonania przez najemcę takiego naruszenia. Można też pomyśleć o klauzulach, które pozwolą na natychmiastowe rozwiązanie umowy z naruszającym prawa do własności przemysłowej. Takie klauzule pozwolą właścicielowi centrum handlowego, hali targowej czy magazynu żądać od najemcy zwrotu ewentualnych sum, jakie wyegzekwowali od nich właściciele znaków towarowych. Pozwolą im też bezproblemowo rozwiązać umowy z kłopotliwymi najemcami.

Podsumowując, ustawodawca mimo słusznego kierunku zmian wprowadzonych znowelizowanym art. 296 ust. 3 p.w.p., powinien jednocześnie wskazać okoliczności wyłączające odpowiedzialność pośrednika w określonych sytuacjach, o co zresztą apelowało wiele podmiotów w trakcie prac nad ustawą.

Wyłączenie sektora usług elektronicznych

Jak wcześniej wspomniano, ustawodawca zastrzegł, że art. 296 ust. 3 p.w.p nie stosuje się do osób, których odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12–15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

Tak więc ustawa wyłącza z odpowiedzialności tych, którzy świadczą niżej wymienione usługi.

• Mere conduit ‒ czyli usługi transmisji w sieci telekomunikacyjnej danych lub zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Jednocześnie podmioty te nie są inicjatorem przekazu danych, nie wybierają odbiorcy przekazu danych, nie wybierają oraz nie modyfikują informacji zawartych w przekazie. Chodzi o takie podmioty jak: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, dostawcy połączenia z internetem, ale również dostawcy usług logicznych, jak telefonia IP lub szybkie wysyłanie wiadomości.
• Caching ‒ czyli usługi polegające na automatycznym i krótkotrwałym pośrednim przechowywaniu danych, czego celem jest przyspieszenie ponownego dostępu do nich. Jednocześnie podmioty te nie modyfikują tych danych, posługują się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz nie zakłócają posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
• Hosting ‒ czyli usługi udostępniania pamięci podłączonych do sieci serwerów w celu przechowywania różnego rodzaju danych, które pochodzą od samego usługobiorcy. Jednocześnie podmioty te nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwią dostęp do tych danych. ©℗

Co mówi dyrektywa, a co polska ustawa

• Art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

„Państwa Członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypełnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem. Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.

• Art. 296 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej w brzmieniu od 16 marca 2019 r.

„Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12‒15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.