Jak prawidłowo zawrzeć umowę licencyjną na korzystanie z utworu

Rozwój technik cyfrowych, internetu i konieczność podejmowania intensywnych działań marketingowych wobec zaostrzającej się konkurencji sprawia, że utwory chronione prawem autorskim są wykorzystywane na nieznanych dotąd polach eksploatacji. Obecnie chronione są nie tylko teksty książek czy zdjęcia ale także układy graficzne portali internetowych, hasła reklamowe, spoty emitowane w telewizji czy programy komputerowe. Zarówno te, jak i inne efekty twórczej działalności człowieka stały się w ostatnich latach ważnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Zabezpiecza je między innymi ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie). Regulacja strzeże nie tylko interesów twórców, ale również pokazuje, na jakich zasadach mogą korzystać z ich dzieł osoby trzecie, a więc także przedsiębiorcy.

Prawo autorskie chroni każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (jest to definicja utworu). Wśród praw autorskich, które przysługują twórcy, wyróżniane są prawa osobiste i majątkowe.

Pierwsze cechują się niezbywalnością i ze względu na to, że odnoszą się do szczególnej więzi twórcy z jego dziełem, są nazywane prawami ojcostwa utworu. Łączy się z nimi prawo do autorstwa utworu, oznaczania go swoim nazwiskiem albo też nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (jest to ważne po zbyciu autorskich praw majątkowych).

Zdecydowanie inny charakter mają autorskie prawa majątkowe. Mają one najczęściej określoną wartość ekonomiczną i w związku z tym mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ich istota, wskazana w art. 17 prawa autorskiego, sprowadza się do tego, że jeżeli z ustawy nie wynika nic innego, to twórcy przysługuje prawo do:

● korzystania z utworu - używania go w dowolny sposób,

● prawo rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji - w tym zezwalania na korzystanie z niego przez inne podmioty na podstawie udzielonej licencji czy sprzedaży praw majątkowych,

● wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Majątkowe prawa autorskie mogą wchodzić w skład przedsiębiorstwa jako element przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazuje na to wprost ar. 55¹ pkt 7 kodeksu cywilnego.

Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 pkt 1 prawa autorskiego). Nabycie uprawnień do utworu na podstawie prawa spadkowego dotyczy zazwyczaj przypadków ich przejścia na rzecz członków rodziny twórcy. Przedsiębiorcom zainteresowanym nabyciem praw do korzystania z cudzego utworu pozostaje natomiast zawarcie umowy z twórcą.

W obrocie majątkowymi prawami autorskimi występują dwie formy umowy - rozporządzające i licencyjne. Umowy rozporządzające przenoszą wskazany w nich zakres uprawnień na nabywcę. Umowy licencyjne uprawniają natomiast do korzystania z utworu w ściśle określony sposób. Podstawową regułę obrotu majątkowymi prawami autorskimi wskazuje art. 41 ust. 2 prawa autorskiego. Zgodnie z nim umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub umowa licencyjna obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Najważniejsze pola eksploatacji wymienia art. 50 prawa autorskiego. Dzieli on sposoby korzystania z utworu na trzy kategorie. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu odrębne pole eksploatacji stanowi wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową). Utrwalenie to stworzenie pierwszego nośnika przedstawiającego utwór. Zwielokrotnianie polega natomiast na wykonaniu kolejnych egzemplarzy.

Eksploatacja może sprowadzać się także do obrotu oryginałem utworu albo egzemplarzami, na których go utrwalono. Oddzielnie trzeba traktować wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. Z kolei w zakresie rozpowszechniania utworu w inny niż wyżej wskazany sposób odrębnym polem eksploatacji jest publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie. Polem eksploatacji jest także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Prawo autorskie wymienia jedynie przykładowe pola eksploatacji, tak więc zawierający umowę twórca i przedsiębiorca mogą wskazać inne niż wymienione w ustawie sposoby korzystania z utworu. Artykuł 50 ust. 4 zawiera jednak ważne zastrzeżenie przewidujące, że umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Przepis ten wyłącza możliwość generalnego przeniesienia przez twórcę dzieła będącego przedmiotem umowy prawa do wykorzystania pól eksploatacji, które powstaną dopiero w przyszłości.

W pewnych sytuacjach twórca nie może się jednak sprzeciwić wykorzystaniu jego utworu na nowym polu eksploatacji, nawet gdy powstało ono już po podpisaniu umowy. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy (art. 41. ust 5 prawa autorskiego). Zapis ten ma ułatwiać uzyskanie producentowi utworu audiowizualnego oraz wydawcy utworu zbiorowego (na które składają poszczególne dzieła różnych twórców, np. encyklopedia) zezwolenia poszczególnych twórców na korzystanie z tych utworów na nowych polach eksploatacji powstałych po podpisaniu umowy.

Przy zawieraniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umów licencyjnych nie wolno kierować się pełną dowolnością. Chociaż i w tym przypadku obowiązuje zasada swobody kształtowania umów, to nie może ona być sprzeczna z ustawami ani zasadami współżycia społecznego.

W tego rodzaju umowach nie wolno zawierać zapisów, które przenosiłby na nabywcę prawa do wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Przepis ten chroni autorów. Nie mogą oni zostać bezterminowo zobowiązani do przenoszenia owoców swojej pracy wyłącznie na rzecz określonych podmiotów. Jeżeli w umowie znajdą się takie postanowienia, to jest ona w tej części nieważna.

Prawo autorskie nie wyłącza jednak możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości w drodze stosowania art. 155 par. 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 555 k.c. (wyrok SA w Poznaniu z 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt I ACa 72/2001, LexPolonica nr 353908). Dopuszczalna jest więc umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji powinno nastąpić za wynagrodzeniem dla twórcy, które powinno być określone w umowie. Jeżeli dokument będzie w tej kwestii nieprecyzyjny, to twórcy przysługuje zawsze prawo do wynagrodzenia, chyba że wskazuje wyraźnie, że przedsiębiorca lub inny podmiot nabywa prawa do utworu nieodpłatnie. W przypadku gdy w umowie nie określono w ogóle wynagrodzenia autorskiego, ustala się je z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. W grę wchodzą wtedy stawki stosowane zwyczajowo, a nie najniższe występujące na rynku. Inna praktyka nie dałaby się pogodzić z założeniami leżącymi u podłoża wskazanych przez ustawodawcę kryteriów oceny wartości utworu, niewątpliwie zasługiwałaby na krytyczną ocenę (por. wyrok SN z 19 grudnia 2006 r., sygn. akt V CSK 369/2006, LexPolonica nr 1114969)

W wyjątkowych sytuacjach twórca może wystąpić do nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy z żądaniem podwyższenia wynagrodzenia nawet po podpisaniu umowy. Jest to możliwe w razie rażącej dysproporcji między jego wynagrodzeniem a korzyściami, jakie osiągnął nabywca praw. W razie braku porozumienia w tym zakresie twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd (art. 44 prawa autorskiego). [przykład 1]

Regulacja ta chroni tylko interesy twórcy. Przedsiębiorca, który nabył prawa, nie może żądać obniżenia wynagrodzenia z tego powodu, że nie osiągnął korzyści, na które liczył.

Prawo autorskie przewiduje ponadto, że w razie braku odmiennych postanowień umownych twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji (art. 45 prawa autorskiego). Wyrażona w tym przepisie zasada odrębności wynagrodzeń za poszczególne pola eksploatacyjne pozostaje w pewnym związku z zasadą odrębności wynagrodzenia za stworzenie i dostarczenie dzieła oraz za przeniesienie praw autorskich (czy udzielenie licencji). Na tej podstawie przyjmuje się w praktyce, że jeżeli z umowy nie wynika, że określone w niej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem nie tylko za sporządzenie i dostarczenie dzieła, lecz także za przyznanie drugiej stronie określonych uprawnień objętych treścią prawa autorskiego, to wówczas za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub upoważnienie do korzystania z utworu autorowi przysługuje odrębne wynagrodzenie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 lutego 2011 r., sygn. akt I ACa 855/2010, LexPolonica nr 2608925).

Wynagrodzenie twórcy może zostać wypłacone jednorazowo albo mieć charakter prowizyjny. W drugim przypadku gdy zależy ono od wysokości wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji przedsiębiorcy mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia (art. 47 prawa autorskiego). Twórca może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do żądania informacji o wysokości wpływów w celu ustalenia wysokości należnego mu wynagrodzenia, a w przypadku gdy to wynagrodzenie zostało już wypłacone, to w celu weryfikacji prawidłowości wyliczenia tego wynagrodzenia.

Istotne zasady wiążą się z ustalaniem wynagrodzenia określonego procentowo od ceny sprzedaży egzemplarzy utworu. Jeżeli cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy się umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie wpływa z kolei na wysokość wynagrodzenia. Strony umowy mogą jednak przedłużyć ten termin.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna powinna określać sposób korzystania z utworu. Jeżeli nie zawiera takich postanowień, to zawsze powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami (art. 49 par. 1 prawa autorskiego). Przykładowo ochrona dóbr osobistych twórcy będzie zawsze mniejsza, gdy utwór od początku jest przeznaczony do celów komercyjnych.

Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może bez zgody twórcy czynić zmian w utworze i naruszać w ten sposób jego integralności. Jest to dopuszczalne, gdy takie modyfikacje są spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (np. poprawa błędów ortograficznych czy merytorycznych w publikacji). Naniesienie innych zmian wymaga zgody autora. Reguła ta dotyczy także utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

Zgodnie art. 52 ust. 3 nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego (jego praw osobistych, np. do upublicznienia dzieła lub skompletowania albo udokumentowania dorobku).

Twórca może odstąpić od umowy z przedsiębiorcą, jak również ją wypowiedzieć. Może powołać się przy tym na swoje istotne interesy twórcze. Nie jest to dozwolone jedynie w przypadku utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym. Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia umowy twórca zamierza przystąpić do korzystania z utworu, ma obowiązek zaoferować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

Twórca może także odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć, jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w razie jego braku - w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu. Autor może jednocześnie domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy. Co więcej, jeśli utwór nie został udostępniony publiczności z winy nabywcy lub licencjobiorcy, twórca może się domagać od niego zamiast naprawienia poniesionej szkody podwójnego wynagrodzenia (chyba że udzielona licencja jest niewyłączna).

Zerwanie kontraktu przez twórcę jest możliwe również, gdy publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić. Każda ze stron, odstępując od umowy lub wypowiadając ją, może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy (chyba że umówiły się inaczej). [przykład 2]

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej. Bez tego jest nieważna. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie. Jeżeli zaś termin nie został oznaczony musi to zrobić niezwłocznie po ukończeniu utworu.

Jeżeli okaże się, że utwór ma usterki, zamawiający go przedsiębiorca może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia. Po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia (chyba że twórca nie odpowiada za usterki). W każdym razie autor zachowuje prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25 proc. wynagrodzenia umownego. W przypadku gdy utwór ma z kolei wady prawne (np. jest efektem plagiatu, został skradziony), zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody.

Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę (art. 60 prawa autorskiego). Za wykonanie nadzoru autorskiego z zasady nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na przedsiębiorcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji (art. 64 prawa autorskiego).

Jeżeli umowa zawierana pomiędzy twórcą a przedsiębiorcą nie zawiera wyraźnego postanowienia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, uważa się, że twórca udzielił jedynie licencji na korzystanie z efektów jego pracy. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Po upływie tego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa (art. 64 i 65 prawa autorskiego).

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).

W przypadku gdy umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w zakresie objętym umową licencyjną. Przysługują mu więc w tym zakresie podobne uprawnienia co twórcy. Choćby dlatego umowa licencyjna wyłączna wymaga zawsze zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawo autorskie przewiduje, że licencja udzielona na okres dłuższy niż pięć lat jest uznawana po upływie tego terminu za udzieloną na czas nieoznaczony.

Jedno z wydawnictw nabyło od początkującego autora prawa do pierwszej napisanej przez niego powieści za kwotę 5 tys. zł. Nieformalnie umówiło się z nim, że jeżeli książka zwróci się, to przy następnej dostanie on większą gażę. Publikacja okazała się bestselerem, który w ciągu miesiąca sprzedał się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Młody twórca zwrócił się do wydawcy o dodatkową zapłatę. Ten odmówił powołując się na wcześniejsze ustalania. Rozpoznający sprawę sąd uznał jednak, że nastąpiła rażąca dysproporcja pomiędzy umownym wynagrodzeniem przysługującym twórcy a korzyściami uzyskiwanymi przez wydawcę. Nakazał mu wypłatę dodatkowych 50 tys. zł.

Znany artysta namalował serię obrazów, którą wypożyczył w celu upublicznienia na 40 wystawach mających miejsce w 25 różnych krajach świata. Organizatorzy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy zdecydowali się jednak, że wystawią obraz tylko w 10 państwach, co do których rokują największy zysk ze sprzedanych biletów. Malarz wypowiedział umowę, powołując się na swoje istotne interesy twórcze. Zależało mu bowiem na jak najszerszym udostępnieniu jego dzieła.

Zamawiającym Wydawnictwem Omega Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy, mającą NIP 526 568 55 36, numer KRS 666666, numer REGON 12 345 67 89, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Adama Nowaka

z Janem Kowalskim

zwanym dalej Wykonawcą

dotyczącą stworzenia na rzecz Zamawiającego dzieła w postaci autorskiego utworu pt. "Historia AK na Lubelszczyźnie", o objętości 300 - 400 tys. znaków ze spacjami.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówioną pracę w terminie do 1 czerwca 2012 r.

2. Za wykonanie pracy oraz udzielenie licencji wyłącznej, o której mowa poniżej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), po przedstawieniu rachunku i przyjęciu pracy przez przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może powierzyć prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy i żądania naprawienia przez Wykonawcę powstałych z tego tytułu szkód.

5. W ramach niniejszej umowy i w zamian za wynagrodzenie określone w pkt 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy. Licencja jest udzielona na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania na maszynowych nośnikach informacji (płyty CD-ROM lub innych rodzajów nośników, za pomocą innych technik utrwalających),

b) sporządzania egzemplarza lub egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji utworu,

c) digitalizacji,

d) wprowadzenia do pamięci komputera,

e) zwielokrotnienia przy zastosowaniu technik reprodukcyjnych i urządzeń reprograficznych, urządzeń odtwarzająco-przegrywających audio-wideo (magnetofony, magnetowidy), technik komputerowych oraz innych technik,

f) wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy.

6. Licencja wyłączna przysługująca Wydawnictwu Omega Plus Sp. z o.o. na majątkowe prawa autorskie do dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy wygasa z upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy.

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Po wydrukowaniu dzieła Zamawiający przekaże Wykonawcy 20 nieodpłatnych egzemplarzy stworzonego przez niego utworu pt. "Historia AK na Lubelszczyźnie".

9. Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

................................................ ...............................................

Wykonawca Zamawiający

Adam Makosz

adam.makosz@infor.pl

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).