Jak chronić w internecie znak towarowy przed naruszeniami

Gdy przedsiębiorca zauważy, że aukcja narusza prawo ochronne na znak towarowy, powinien zgłosić ten fakt portalowi aukcyjnemu. Te największe posiadają odpowiednie programy ochrony własności intelektualnej. W ich ramach uprawniony za pomocą prostych formularzy zgłasza konkretne aukcje wraz z uzasadnieniem uprawdopodobniającym, że przedmiotem aukcji jest produkt naruszający prawa ochronne. Wiele instrumentów pozwala na kontakt właściciela serwisu z innymi kupującymi.

Kolejny krok to zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli operator portalu nie usunie przedmiotów z aukcji, zawiadamiając policję o popełnieniu przestępstwa przez sprzedawcę, można obciążyć współodpowiedzialnością również portal. W Europie zapadały już wyroki wskazujące, że serwis internetowy odpowiada za handel podróbkami na podstawie tzw. obowiązku nadzoru (surveillance duty) wobec aukcji, o ile wymagania co do dozoru są rozsądne, a więc np. dokonuje kontroli, gdy użytkownik go poinformuje o potencjalnym naruszeniu. Ponieważ dyrektywa 2000/31/WE z 8 czerwca 2000 r. o handlu elektronicznym (Dz.Urz. L 178 z 17 lipca 2000 r.) została implementowana do polskiej ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), to na podstawie art. 14 tej ostatniej w powiązaniu z art. 18 kodeksu karnego (k.k.) można próbować obciążać odpowiedzialnością portal aukcyjny.

Orzecznictwo UE

Dla poruszanej tu problematyki kamieniem milowym było orzeczenie z 12 lipca 2011 r. w sprawie eBay (sygn. C-324/09). Powód L’Oréal jest producentem i dostawcą perfum, kosmetyków, a także właścicielem znaków towarowych. eBay jest operatorem rynku elektronicznego w internecie - portalem aukcyjnym, który pobiera opłaty za pośrednictwo w używaniu portalu. Co więcej, aktywnie włącza się w reklamę aukcji, wykupując usługę tzw. adwords. L’Oréal wniosła przeciwko eBay kilka powództw. Sprawa stanęła przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał orzekł, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody reklamy oznaczonych tym znakiem towarów. Wystarczy, że taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Ponadto, aby reguły określone w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/31 nie zostały pozbawione swej skuteczności, powinny odnosić się do każdej sytuacji, w której dany usługodawca poweźmie, niezależnie w jaki sposób, wiedzę o stanie faktycznym lub takich okolicznościach. Przepis stosuje się w szczególności wówczas, gdy operator rynku elektronicznego online odkrywa istnienie bezprawnej działalności lub informacji w następstwie badania przeprowadzonego z własnej inicjatywy bądź wskutek powiadomienia go o nich. W tym drugim przypadku powiadomienie nie może automatycznie pozbawiać skorzystania ze zwolnienia z odpowiedzialności przewidzianego w art. 14 dyrektywy. Stanowi natomiast element, który sąd winien uwzględnić przy ocenie, czy w świetle przekazanych w ten sposób operatorowi informacji faktycznie wiedział on o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których - wykazując należytą staranność - powinien był zadziałać. Przepis ma zastosowanie do operatora, jeżeli nie odgrywa on roli pozwalającej mu na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli. Dodajmy, że rolę taką odgrywa, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.

A co jeżeli operator nie odgrywa czynnej roli w znaczeniu opisanym powyżej? Otóż gdy świadczona przezeń usługa jest objęta zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy, to wciąż w okolicznościach sprawy mogącej zakończyć się zasądzeniem odszkodowania nie może on powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności. Wystarczy, że wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których powinien był stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, ale nie podjął niezwłocznie działań.

Czyn przestępny

Obrót podrabianymi towarami jest przestępstwem z art. 305 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: p.w.p.). Z orzecznictwa wynika, że sprawcą tego występku może być każda osoba, która nie ma prawa do używania danego znaku towarowego. Przy czym przez "oznaczanie" należy rozumieć przerabianie, podrabianie lub usuwanie znaków towarowych. Wystarczające jest nawet jednokrotne oznaczenie towaru (por. wyrok z 5 stycznia 2011 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. II AKa 382/10).

Czyn przewidziany w art. 305 p.w.p. może przybrać dwie formy: oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu albo samego wprowadzania. Ustawa chroni wyłącznie znaki zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

Konieczny wniosek o ściganie

W każdym przypadku należy zawiadomić organy ścigania. Ściganie sprawców na podstawie art. 305 p.w.p. odbywa się na wniosek pokrzywdzonego (a więc osoby fizycznej lub prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Zgłoszenie na policję

W celu zgłoszenia najlepiej skontaktować się z wydziałem do walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej policji. Wydziały te zajmują się ochroną szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, przestępczością związaną z funduszami i dotacjami unijnymi, ochroną własności intelektualnej, a także zwalczaniem przestępczości komputerowej.

Dokonując zgłoszenia, należy zgromadzić wszelkie dowody, jakie potwierdzą zarzuty. Na tym etapie nie jest konieczne dokładne wskazanie we wniosku sprawców przestępstwa, szczególnie gdy nie można ich jeszcze precyzyjnie określić (sygn. 11 KR 372/85). W szczególności więc mogą to być - optymalnie w wersji elektronicznej i wydrukowanej - adresy witryny internetowej (strona główna i podstrony), źródła strony, pełna korespondencja e-mailowa, ponadto numery komunikatorów internetowych (archiwa rozmów) i telefonów, informacje pochodzące z analizy forów dyskusyjnych, ogłoszenia #IRC, chaty, numery kont bankowych, przelewy, jeżeli dysponujemy także logi od providerów internetowych, dane personalne od operatora telekomunikacyjnego, tzw. zrzuty ekranów itp.

Prawo złożenia wniosku o ściganie powstaje z chwilą wpisu do rejestru znaków towarowych, a kończy się wraz z upływem okresu ochrony, unieważnieniem prawa ochronnego, uznaniem go za wygasłe lub zrzeczeniem się przez uprawnionego.

Dla obrony interesów majątkowych ważna jest świadomość, że pokrzywdzony to strona postępowania (art. 299 kodeksu postępowania karnego). Daje to możliwość składania wniosków dowodowych, żądania przeprowadzenia czynności w toku postępowania przygotowawczego (art. 167 i art. 315 k.p.k.), udziału w czynnościach procesowych (art. 316 k.p.k.), wnoszenia o dopuszczenie do udziału w innych czynnościach (art. 317 k.p.k.), zadawania pytania przesłuchiwanym i zgłaszania wniosków oraz uwagi do protokołu, a także zaskarżania postanowień, zarządzeń i czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym.

Działania w procesie

W procesie karnym pokrzywdzony może działać jako oskarżyciel posiłkowy. Pozwala mu to występować obok prokuratora lub zamiast niego. Gdy akt oskarżenia wniósł prokurator, pokrzywdzonemu wolno aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Uprawnienie to jest o tyle istotne, że odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Natomiast gdy prokurator odmówi wszczęcia postępowania lub umorzy je bez skierowania sprawy do sądu, pokrzywdzony może stać się samoistnym oskarżycielem posiłkowym. Aby tak się jednak stało, musi ziścić się kilka warunków. Po pierwsze prokurator odmówi wszczęcia postępowania przygotowawczego lub umorzy wszczęte. Po drugie, sąd uchyli postanowienie prokuratora, wskazując powody uchylenia, ewentualnie także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Po trzecie, prokurator prowadzący postępowanie ponownie nie znajdzie podstaw do wszczęcia postępowania lub ponownie umorzy wszczęte.

Postępowanie cywilne

Poszkodowany ma dwie możliwości: wolno mu dochodzić sprawiedliwości przed sądem cywilnym albo wystąpić w ramach postępowania karnego z tzw. powództwem adhezyjnym. Pokrzywdzonemu służy bowiem - aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej - prawo wytoczenia przeciw oskarżonemu powództwa cywilnego w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. W praktyce sądy karne niechętnie patrzą na taki wniosek i zazwyczaj poszkodowani dochodzą roszczeń w odrębnym postępowaniu cywilnym.

W obu przypadkach problemem bywa wskazanie wartości przedmiotu sporu. Trzeba przyjąć, że szkoda równa się albo wynagrodzeniu, które naruszyciel zapłaciłby za korzystanie z cudzego dobra niematerialnego w razie zawarcia odpowiedniej umowy, albo całości lub części zysku, jaki naruszyciel osiągnął poprzez korzystanie z cudzego dobra, albo rzeczywistemu uszczerbkowi i utraconym zyskom. W razie trudności w pozwie można określić tę kwotę szacunkowo.

Warto wnioskować do sądu o udzielenie zabezpieczenia towarów. Ważne, że wniosek o zabezpieczenie może być złożony jeszcze przed wytoczeniem powództwa.

Trochę statystyki

Przedsiębiorcy opłaca się ścigać sprawców naruszeń znaków towarowych w internecie. Z doniesień policyjnych wynika, że w przypadku, gdy właściciel znaku towarowego zgłosi przestępstwo art. 305 p.w.p., policjanci niezwłocznie starają się ustalić tożsamość sprawców oraz dokonują "nalotu". W jego trakcie często likwidują nielegalne hurtownie, zabezpieczając towar wart wiele tysięcy złotych (przy 500 sztukach podrobionej odzieży może to być od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych, w przypadku tysiąca sztuk perfum nawet więcej). Właściciele produktów, którzy przenoszą swój interes do internetu, zazwyczaj mają obywatelstwo polskie, w związku z powyższym łatwo dochodzić w stosunku do nich roszczeń cywilnych i uzyskać odszkodowanie. Ze względu na spadającą cenę tłoczni policjanci zabezpieczają również maszyny służące do produkcji ubrań z nielegalnymi znakami towarowymi. W przypadku naruszeń znaków sądy polskie zasądzają coraz większe odszkodowania (rekord to ponad 1 mln złotych). Dlatego z punktu widzenia uprawnionego bezczynność to najgorsze rozwiązanie. Powoduje ona, że jego straty - wraz z rozwojem e-handlu - są coraz większe. Znak towarowy przestaje też wówczas potwierdzać jakość towaru. Pomimo pewnych niedoskonałości prawa karnego i cywilnego, istnieje wiele instrumentów, które umożliwiają skuteczne działanie.

Uwaga

Z doniesień policyjnych wynika, że w przypadku, gdy właściciel znaku towarowego zgłosi przestępstwo z art. 305 p.w.p., policjanci niezwłocznie starają się ustalić tożsamość sprawców oraz dokonują "nalotu"

WZÓR

Działając w imieniu własnym, zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez p. Zbigniewa Z. zam. .......................... Pan Z. używa znak towarowy w sposób ..............., ponadto nielegalnie dokonuje obrotu towarami oznaczonymi znakiem towarowym "........................", oraz nielegalnie wprowadza do obrotu towary opatrzone logiem ".....................", na aukcjach internetowych na portalu www.xyz.pl o adresach......, aukcje oznaczone są numerami: ........, dodatkowo prowadzi sklep internetowy pod adresem www.yzx.com Znak towarowy widniejący na wprowadzonych towarach jest identyczny ze znakiem, do którego przysługuje mi wyłączne prawo.

Prospekt reklamowy znajdujący się w ofercie internetowej.

Oznaczenie "......................." jest znakiem towarowym zarejestrowanym. Jestem osobą wyłącznie uprawnioną do ww. znaku, o czym świadczy przyznane mi prawo ochronne nr .........................

Panu Z. nie przysługuje żadne prawo. Nigdy nie udzielałam umów licencyjnych, w których dozwolone byłoby udzielanie sublicencji. Sprawca nie miał więc możliwości uzyskać z jakiekolwiek źródła prawa do korzystania ze znaku.

Dodatkowo sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu (produkcja oraz handel towarami jest podstawową działalnością gospodarczą). Co znamienne, dopuszcza się naruszeń w stosunku do towaru o znacznej wartości, szacunkowo na kwotę ............ (sądząc po ilości towaru wystawionych na aukcjach). Prawdopodobnie do dnia dzisiejszego na terenie własnego zakładu produkcyjnego w ........................... produkuje, opatruje ww. znakiem towarowym, a następnie wprowadza wymienione towary na wskazanych aukcjach:

wyliczenie aukcji wraz z numerami.

Towary pojawiające się na tych aukcjach są podrobione. W ramach wymiany korespondencji e-mailowej Pan Z. zapewniał mnie, że towary kupione zostały bezpośrednio od producenta, a obniżka wynika jedynie z posezonowej wyprzedaży.

historia korespondencji.

W związku z powyższym wnoszę o ściganie sprawcy.

@RY1@i02/2012/181/i02.2012.181.215000600.803.jpg@RY2@

Bartosz Mendyk, kancelaria Ius-Europae

Bartosz Mendyk

kancelaria Ius-Europae