Dla polskiego konsumenta "transformable" jest słowem obcym

Wyrażenie obcojęzyczne może być uznane za opisowe również w języku polskim, jeżeli dla odbiorcy docelowego towarów oznaczonych takim wyrażeniem może ono brzmieć tylko opisowo, ze względu na powszechne używanie tego wyrażenia zamiennie ze słowem polskim albo tylko w języku obcym, ze względu na brak odpowiednika polskiego lub jego nieużywanie dla oznaczenia rodzajowego, jednakże nie wtedy, gdy zarejestrowany znak towarowy obejmuje to wyrażenie, a używanie go w obrocie przez osoby trzecie jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009).

Powód H. Inc. z siedzibą w Pawtucket w USA wniósł pozew przeciwko Janowi R. o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Wyrokiem z 21 września 2009 r. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu prowadzącemu działalność gospodarczą wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży, reklamowania i składowania w tym celu zabawek z oznaczeniem "transformable" lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do wspólnotowego znaku towarowego "transformers" zarejestrowanego na rzecz powoda pod nr CTM 000238410 albo z oznaczeniami graficznymi identycznymi lub podobnymi do graficznych wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami CTM 005786967 i CTM 005786835. W wyniku apelacji wniesionej przez pozwanego sąd apelacyjny wyrokiem z 1 kwietnia 2010 r. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w części obejmującej roszczenie powoda dotyczące zabawek z oznaczeniem "transformable" lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do wspólnotowego znaku towarowego "transformers" zarejestrowanego na rzecz powoda; w części obejmującej roszczenie powoda w odniesieniu do zabawek z oznaczeniami graficznymi podobnymi do graficznych wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda. Także w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania wyrok zaskarżony apelacją został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania wraz z orzeczeniem o kosztach postępowania apelacyjnego.

Oddalając powództwo we wskazanej części, sąd apelacyjny zwrócił uwagę na następujące ustalenia faktyczne dokonane przez sąd pierwszej instancji oraz w toku postępowania apelacyjnego. Powód jest znanym i cenionym dystrybutorem popularnych gier i zabawek dla dzieci. Służą mu między innymi prawa z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego "transformers" zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 23 listopada 1998 r. dla towarów w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej, w tym także gier i zabawek. Powód od wielu lat sprzedaje zabawki w postaci robotów przekształcających się w pojazdy opatrzone znakiem towarowym "transformers". Zabawki te są dobrze znane, popularne wśród dzieci i rozpoznawalne. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 1998 r., importując z Chin i wprowadzając do obrotu w Polsce zabawki w postaci robotów, które mogą być przekształcone w pistolety i odwrotnie. Pozwany używa do oznaczenia tych towarów dwóch oznaczeń: "transformable" i "X-BOT Transformable". Zabawki wprowadzane do obrotu przez pozwanego są podobne do towarów, których dotyczą zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe. Zdaniem sądu apelacyjnego sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że zabawki obu stron są identyczne, bo wprawdzie są to roboty, ale zabawki powoda przekształcają się w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety. Słowo zaś "transformable", pochodzące z języka angielskiego, ma czysto opisowy charakter. Według sądu apelacyjnego to opisowe oznaczenie nie daje podstaw do jego zarejestrowania jako znaku towarowego, co wprost wynika z art. 4 w związku z art. 7 ust. 1 lit. a i 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L z 24 marca 2009 r.; dalej: rozporządzenie Rady WE nr 207/2009). W konsekwencji sąd pierwszej instancji naruszył art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Oznaczenie "X-BOT Transformable" jest różne od wspólnotowego znaku towarowego "transformers" i w ocenie sądu apelacyjnego element odróżniający i dominujący w postaci znaku "X-BOT" nie jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego "transformers". Używanie przez pozwanego oznaczenia "X-BOT Transformable" nie daje podstaw do przyjęcia, że takie działanie pozwanego pociąga za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, tj. prawdopodobieństwo uznania przez odbiorców, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

W skardze kasacyjnej od wyroku sądu apelacyjnego w części oddalającej powództwo powód zarzucił naruszenie prawa materialnego - art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 - wskutek uznania opisowego charakteru słowa umieszczonego na opakowaniu, podczas gdy słowo to jest używane jako znak towarowy. Nie może być traktowane jako opisowe w kraju posługującym się innym językiem, należy do badania jego opisowości posłużyć się klasyfikacją nicejską. Ocena zgodności używania oznaczenia z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu powinna być surowsza dla znaku renomowanego lub powszechnie znanego, jakim jest znak towarowy powoda. Skarżący wskazał, że naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 dotyczy wymagania dla ochrony znaku renomowanego dowodzenia przesłanek ponad te, jakie wynikają z tego przepisu. Wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o wydanie orzeczenia co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji pozwanego w zaskarżonej części oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda w zakresie zarzutów naruszenia prawa materialnego. W konsekwencji uchylił wyrok sądu drugiej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Jako uzasadniony ocenił zarzut naruszenia przez sąd drugiej instancji art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Zgodnie z powołanym przepisem wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi albo też innych właściwości towarów lub usług - pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego należy wysnuć wniosek, że samo oznaczenie używane przez pozwanego ("transformable") oraz sposób jego używania nie spełniają warunków uznania, iż chodzi o dozwolone użycie w funkcji informacyjnej w rozumieniu art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, które z kolei wyłącza skuteczność prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego "transformers" dla takich samych towarów - w niniejszej sprawie zabawek. Powyższej oceny prawnej nie może zmienić ustalenie, że zabawki stron różnią się w sposób dostateczny, gdyż roboty powoda przekształcają się w pojazdy, a zabawki pozwanego w pistolety. W niniejszej sprawie pozwany naruszył prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w granicach specjalizacji.

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko skarżącego, że słowo "transformable" ma znaczenie opisowe, ale w języku angielskim, nie zaś w języku polskim. Sąd drugiej instancji błędnie przyjął opisowość słowa "transformable" z uwagi na jego tłumaczenie zamieszczone w słowniku angielsko-polskim. Słowo to przetłumaczono jako "przekształcalny". Rację ma skarżący, twierdząc, że słowo "transformable" jest słowem obcym dla konsumenta polskiego i w żaden sposób nie pełni funkcji opisowej ani w stosunku do zabawek, które w swej konstrukcji są przekształcalne, ani dla żadnych innych towarów. Słowo "transformable" w swoim znaczeniu nie zostało przejęte do języka polskiego, jak chociażby słowa "football", "jazz". Oznaczenie użyte przez pozwanego nie może być zatem uznane za opisowe. Opisowość oznaczeń, tak jak na gruncie art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, powinna mieć charakter konkretny. Istotne jest odniesienie opisowości do towaru, dla którego oznaczenie jest przeznaczone, nie zaś w ogóle do masy towarów występujących na rynku czy też jakiejkolwiek innej grupy towarów wyodrębnionej według przyjętych kryteriów. Oznaczenia opisowe powinny być zamieszczone na opakowaniu towaru z uwzględnieniem wymagania rzetelności, zatem wskazania na funkcję informacyjną oznaczenia oraz dystansu, czyli właściwej proporcji. W tym aspekcie należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że oznaczenie opisowe może być używane w takim charakterze, jeśli nie jest zarazem wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Sąd drugiej instancji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w ogóle nie rozważył okoliczności, czy pozwany nie wykorzystuje słowa "transformable" w formie znaku towarowego, co mogłoby prowadzić do skojarzenia ze znakiem towarowym "transformers". SN zgodził się z poglądem wyrażonym przez Trybunał Sprawiedliwości WE w wyroku z 17 marca 2005 r. (sygn. akt C-228/03, Lex nr 218887), że zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania przeznaczenia towaru uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru. Ma to miejsce, gdy użycie takie stanowi w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. Oceniając, czy warunek ów został zachowany, należy uwzględnić charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Oznaczenie "transformable" używane przez pozwanego nie jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez niego towaru, a jego używanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Na podstawie art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 pozwany nie może powoływać się na ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez powoda. Umieszczenie przez pozwanego na opakowaniu towaru oznaczenia "transformable" nie stanowi sposobu podania polskojęzycznym odbiorcom towaru - w tym przypadku przede wszystkim dzieciom - zrozumiałej i kompletnej informacji o przeznaczeniu zabawek. Słowo "transformable" ("przekształcalny") sugeruje anglojęzycznemu - nie zaś polskiemu - konsumentowi, że chodzi o produkt zabawkę robota, który może być przekształcony. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości słusznie przyjmuje się, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu w szczególności wtedy, gdy może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego, narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści z jego charakteru odróżniającego albo renomy, prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku, osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem (wyrok TS z 17 marca 2005 r., sygn. akt C-228/03, Lex nr 218887; wyrok TS z 23 lutego 1999 r., sygn. akt C-63/97, Lex nr 110653). Użycie przez pozwanego na opakowaniu towaru słowa "transformable", dodatkowo w zestawieniu z wizerunkiem graficznym maski musi być uznane za działanie niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, ponieważ jest dokonane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między stronami.

Dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma żadnego znaczenia zarzut naruszenia przez sąd drugiej instancji art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Nieuzasadnione czerpanie korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy określone w powołanym przepisie stanowią przesłanki naruszenia znaku towarowego poza granicami specjalizacji, czego w sprawie nie stwierdzono.

Z przedstawionych w uzasadnieniu wyroku przyczyn SN uznał, że doszło do naruszenia art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 poprzez jego błędną wykładnię.

Wyrok SN z 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I CSK 581/10.

KOMENTARZ EKSPERTA

@RY1@i02/2013/074/i02.2013.074.215000700.802.jpg@RY2@

Elżbieta Szczepanowska, asystent sędziego w Sądzie Najwyższym

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, nieposiadającym jego zgody, używania w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, co do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Prawdopodobieństwo to obejmuje również możliwość skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym (art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009). Zgodnie z art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług.

SN stwierdził, że naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w granicach specjalizacji polega na bezprawnym użyciu znaku podobnego dla towarów takich samych, które rodzi ryzyko skojarzenia, będącego szczególną postacią ryzyka pomyłki. W rozpoznawanej sprawie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (zabawek) występuje dlatego, że wysoki stopień rozpoznawalności znaku towarowego "transformers" i jego dobra pozycja rynkowa, podobieństwo oznaczenia "transformable" i tożsamość użycia tego oznaczenia dla takich samych towarów rodzi skojarzenie pomiędzy znakami. Nawet dobrze poinformowanym, zorientowanym i uważnym konsumentom pozwala to przyjąć istnienie związku między znakami. SN wskazał, że ryzyko skojarzenia można uznać za wystarczające do przyjęcia bezprawności używania danego oznaczenia zabawek, a więc w rozstrzyganej sprawie oznaczenia "transformable", mając na uwadze identyczność towarów, podobieństwo samych oznaczeń oraz uwzględniając rozpoznawalność i dobrą pozycję znaku imitowanego.