Jak zarejestrować znak towarowy i na nim zarabiać

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, pod warunkiem że nadaje się ono do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być także nazwa, symbol, grafika lub nawet adres domenowy, a także sama kompozycja kolorystyczna czy forma przestrzenna. Przedsiębiorcy mogą uzyskać urzędową ochronę na oryginalny kształt towaru lub opakowania, a nawet melodię lub inny sygnał dźwiękowy, który jest wykorzystywany np. w reklamach. Przedmiotem ochrony może być jednak tylko znak towarowy jako całość, a nie część (fragment) tego oznaczenia handlowego, niezależnie od jego kompozycji.

Jednym z podstawowych zadań znaków towarowych w obrocie gospodarczym jest ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwymi konkurentami, którzy mogą starać się podrabiać jego produkty, obniżając ich jakość i tym samym uznanie wśród konsumentów. Jest również wyraźną informacją dla konsumentów, że kryjący się pod nim towar lub usługa ma określoną jakość. Aby uzyskać formalną ochronę znaku towarowego (a ściślej prawo ochronne), należy zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP.

Prawo własności przemysłowej wymienia jednak wiele sytuacji, w których udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest niedopuszczalne. Zasadniczo nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Chodzi o sytuacje, kiedy oznaczenia nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (np. prawdziwe jedzenie, czy znak słowny wskazujący jedynie na miejsce pochodzenia towarów z Hiszpanii). Znakami towarowymi nie mogą być też oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (np. kiełbasa krakowska, krzesło obrotowe). Przedsiębiorcy często próbują również zarejestrować nazwy, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (np. kwiaciarnia, drogeria). Podstawowym warunkiem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest więc posiadanie przez niego tzw. zdolności odróżniającej. Prócz tego ustawa wymienia również wiele innych podstaw do odmowy rejestracji znaku towarowego. Zostały wymienione w art. 131 i 132 prawa własności przemysłowej (patrz ramka).

Odmowa udzielenia prawa ochronnego z powodu braku dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał charakteru odróżniającego w następstwie jego używania (tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Jak stwierdził jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 marca 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2184/2006), wieloletne używanie określonego oznaczenia przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania, gdyż nie spełnia wymagania używania danego oznaczenia wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać prawo ochronne na znak towarowy, muszą zgłosić takie oznaczenie do Urzędu Patentowego RP. Można tego dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub przesyłając za pośrednictwem poczty. Zgłoszenia może dokonać zarówno przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna, jak i w formie spółki prawa handlowego.

W procedurze prowadzonej przez Urząd Patentowy obowiązuje zasada: kto pierwszy złoży wniosek o rejestrację danego znaku, ten będzie miał pierwszeństwo do jego rozpatrzenia. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. W pewnych sytuacjach możemy jednak mieć do czynienia z tzw. pierwszeństwem uprzednim, kiedy data wpływu wniosku będzie miała drugorzędne znaczenie. Zgodnie z art. 124 prawa własności przemysłowej, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego przysługuje w Polsce na zasadach określonych w umowach międzynarodowych według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego (w innym kraju), jeżeli zgłoszenie w polskim Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie sześciu miesięcy od tej daty. Kolejny przepis wprowadza pierwszeństwo dla przedsiębiorców, którzy wystawili towar oznaczony tym znakiem na oficjalnej wystawie międzynarodowej, pod warunkiem że zgłoszenie tego znaku towarowego nastąpi także w okresie sześciu miesięcy od tej daty. Wspomniane dwa wyjątki związane z pierwszeństwem uprzednim do rejestracji znaku są prawem zbywalnym i podlegają dziedziczeniu. Przedsiębiorca może sprzedać lub kupić pierwszeństwo uprzednie w formie pisemnej umowy.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego RP lub zostało odebrane telefaksem. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania.

W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku i musi zawierać w szczególności podanie i dokumentację przedstawiającą formę graficzną czy dźwiękową oznaczenia. W szczególnych przypadkach, np. gdy przedsiębiorca będzie korzystał z uprzedniego prawa pierwszeństwa, wymagany będzie dowód potwierdzający okoliczność, na którą powołuje się wnioskodawca.

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego wynosi w swoim podstawowym wymiarze 550 zł i dodatkowo 120 zł od każdej klasy towarowej, powyżej trzech, według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług. Dokonując zgłoszenia, należy jednak zwrócić uwagę na aktualnie obowiązujące stawki opłat, gdyż podlegają one okresowej zmianie.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Rejestracja następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie decyzja o udzieleniu prawa ochronnego wygasa i przedsiębiorca, któremu zależy na rejestracji znaku, musi ponownie przechodzić całą procedurę. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych i zostają potwierdzone przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony przedsiębiorca może od tego momentu wskazywać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery "R" wpisanej w okrąg.

Przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, ma wiele uprawnień. Przede wszystkim nabywa wyłączne prawo do jego używania w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze Polski. Może to robić przez cały czas trwania urzędowej ochrony, tj. 10 lat od momentu zgłoszenia znaku. Okres ochrony może być, rzecz jasna, przedłużony dla wszystkich lub wybranych towarów na następne okresy dziesięcioletnie. Prawo ochronne powstałe po zgłoszeniu znaku jest poza tym zbywalne i podlega dziedziczeniu. Można więc je sprzedać innemu przedsiębiorcy.

Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo do umieszczenia go na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu gospodarczego. Prawo do używania znaku towarowego uprawnia także do jego wykorzystywania w celach reklamowych.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że zgodnie z art. 169 prawa własności przemysłowej znak towarowy podlega wygaszeniu, jeżeli nie był używany przez pięć lat wstecz. Używanie znaku polega na nakładaniu go na towary i usługi oraz umieszczaniu w reklamie. Stosowanie go w korespondencji na drukach firmowych i w materiałach informacyjno-historycznych nie spełnia tego wymogu. Musi być ono realne, rzeczywiste i wiązać się z wprowadzeniem towarów lub usług do obrotu gospodarczego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 maja 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 455/2007).

Przedsiębiorca uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Jest to najpopularniejszy sposób zarobkowego wykorzystania prawa ochronnego na znak towarowy. Dzięki niej przedsiębiorca, który ma wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego w obrocie gospodarczym, umożliwia legalne posługiwanie się znakiem także innym podmiotom w zamian za stosowne wynagrodzenie.

Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Można w niej ograniczyć korzystanie ze znaku towarowego (licencja ograniczona). Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania ze znaku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna).

Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Strony mogą jednak przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania ze znaku.

Ważną zasadą związaną z udzielaniem licencji na użytkowanie znaku towarowego jest domniemanie, że jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z niego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania ze znaku przez uprawnionego przedsiębiorcę (licencja niewyłączna). Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia "lic." w sąsiedztwie znaku towarowego. Licencjobiorca jest z kolei zobowiązany, na żądanie licencjodawcy, wskazać na używanie znaku na podstawie licencji przez umieszczenie takiego oznaczenia.

Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą podmiotu uprawnionego ze znaku towarowego. Zawsze udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym ze znaku towarowego dochodzić roszczeń z powodu wszelkich naruszeń praw wynikających z licencji, chyba że umowa stanowi inaczej.

W razie przejścia znaku towarowego obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Do umowy o korzystanie ze znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze prawa ochronnego, jak również do umowy o korzystanie ze znaku, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, można też stosować przepisy o umowie licencyjnej.

Ważną regułą związaną z posiadaniem praw do zarejestrowanego znaku towarowego jest to, że nawet jeżeli uprawniony przedsiębiorca posiada prawo ochronne na znak towarowy, to nie może zakazać innym osobom używania zarejestrowanego znaku towarowego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w sposób rzeczywisty zgodny z przepisami prawa własności przemysłowej (wskutek takiego działania nie ponosi on bowiem żadnej straty). Przedsiębiorca dysponujący prawem ochronnym nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Może tak być w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy (np. zarejestrowane oznaczenie Matrix dla producenta kosmetyków nie uprawnia do zakazania używania tej nazwy właścicielowi dyskoteki). Wyjątkiem może być sytuacja, gdy osoba używająca zarejestrowanego oznaczenia działa w złej wierze.

- za zgłoszenie znaku towarowego

- od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

- za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego

- od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe

- za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

- od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminowi z powodu nadzwyczajnych okoliczności

- za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego

- od wniesionego sprzeciwu

- od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

- opłata okresowa (za 10-letni okres ochrony) do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów, za każdą klasę

Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które:

● narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,

● jest sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,

● wprowadza nabywców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, jego jakości, pochodzenia,

● zostało zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony,

● zawiera nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole - godło, barwy, hymn, państwowy znak jakości i znak bezpieczeństwa.

● kolizja zgłoszonego znaku z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym w sytuacji, gdy ograniczałoby to nadmiernie możliwość używania oznaczenia geograficznego,

● kolizja zgłoszonego znaku, który przed datą pierwszeństwa był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby,

● kolizja zgłoszonego znaku z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym, którego ochrona już wygasła,

● ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, poprzez skojarzenie znaku ze znakiem wcześniejszym,

● identyczność - podobieństwo zgłoszonego znaku do wcześniejszego znaku towarowego, który jest znakiem renomowanym.

@RY1@i02/2010/066/i02.2010.066.087.0004.001.jpg@RY2@

Wzór umowy licencyjnej do znaku towarowego

adam.makosz@infor.pl