Można zarejestrować jeden znak, by bronić innego

Właściciel znaku towarowego może, broniąc swych praw, wykazać, że wciąż go używa, mimo że czyni to w postaci nieco różniącej się od tej, w jakiej oznaczenie zostało zarejestrowane. Ważne jest przy tym tylko to, by funkcjonujący na rynku znak zachowywał charakter odróżniający, czyli powinien on wskazywać, skąd pochodzi oznaczony nim towar lub usługa. Takiemu wnioskowi nie przeszkadza nawet osobna rejestracja zmodyfikowanej formy znaku towarowego.

Jednocześnie krajowe przepisy państw członkowskich nie powinny zabraniać rejestrowania niejako obronnych znaków towarowych, które mają za zadanie jedynie poszerzyć ochronę wcześniejszego znaku tego samego właściciela. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie o wykładnię dyrektywy Parlamentu i Rady 2008/95/WE.

Proti z postfiksem

Spór przed sądami krajowymi wszczął Bernhard Rintisch, właściciel dwóch niemieckich słownych znaków towarowych PROTIPLUS i PROTI, a także znaku słowno-graficznego - Proti Power, zarejestrowanych m.in. dla preparatów proteinowych. Pozwał on Klausa Edera, który sześć lat po nim zarejestrował słowny znak Protifit dla oznaczania przede wszystkim suplementów diety i preparatów witaminowych. Powód zażądał, by sąd nakazał pozwanemu wyrażenie zgody na wykreślenie z rejestru jego znaku i żeby zakazał mu używania tego oznaczenia. Eder podniósł wówczas zarzut nieużywania przez Rintischa znaku PROTI.

Dwie instancje sądów w Kolonii oddaliły powództwo. Rintisch wniósł więc skargę kasacyjną do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd ten uznał zaś, że racja jest po stronie powoda, niemniej zapytał o zgodność swojej interpretacji prawa krajowego i unijnego luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

Dopuszczalne warianty

Trybunał Europejski przypomniał, że prawo Unii nie wymaga całkowitej zgodności między używaną w obrocie postacią znaku towarowego a tą, w jakiej został on zarejestrowany. Przepisy wspólnotowe mają bowiem na celu umożliwienie właścicielowi oznaczenia wprowadzania wariantów w trakcie używania znaku. Chodzi przy tym o takie modyfikacje, które nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku, a tylko pozwolą go lepiej dostosować do wymagań rynku i promocji oznaczonych w ten sposób produktów.

TS podkreślił, że osiągnięcie tego celu byłoby utrudnione, gdyby przy ustalaniu, czy znak towarowy jest przez właściciela używany, wymagano, by owa odmienna postać nie była zarejestrowana. Rejestracja nowych postaci znaku pozwala bowiem na wyprzedzenie zmian w jego wizerunku. Ma również pozwolić na dostosowanie znaku do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Trybunał podkreślił, że zupełnie czym innym jest problem rodziny lub serii podobnych znaków towarowych. W ich przypadku bowiem o wiele łatwiej jest wprowadzić konsumenta w błąd niż w razie posługiwania się zmodyfikowanym znakiem towarowym. Dlatego w razie sporu, którego przedmiotem jest rodzina znaków, trzeba dowieść, że właściciel używa dostatecznej liczby oznaczeń, by można było dowodzić istnienia ich całej serii. O takim przypadku nie da się jednak mówić przy okazji sporu o niemieckie znaki PROTI z postfiksami.

Ostatecznie TS orzekł więc, że w wypadku pojedynczych zmodyfikowanych znaków nie ma podstaw, by zakazywać stosowania obronnej funkcji dodatkowych oznaczeń. Wolno bowiem za ich pomocą poszerzać zakres ochrony innego wcześniej zarejestrowanego oznaczenia. Co więcej, w żadnym razie krajowe systemy prawa państw członkowskich nie mogą zawężać zakresu ochrony zapisanego w prawie UE.

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

dobromila.niedzielska@infor.pl

Wyrok w sprawie C-553/11.