Czy produkcja opakowań na zamówienie narusza prawo do wspólnotowego znaku towarowego

Prawo do znaku wspólnotowego ma charakter wyłączny, a jego właścicielowi wolno zakazać innym używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego - m.in. z powodu identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego - istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Wynika to z rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. ws. wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. L 78). Na prawdopodobieństwo to składa się m.in. ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Wedle art. 9 ust. 2 rozporządzenia zakazać można w szczególności umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach, oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem, oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem, przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem czy używania oznaczenia w dokumentach handlowych oraz reklamie. W pozostałym zakresie naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego podlega przepisom krajowym. Uprawnionemu przysługują zatem roszczenia wskazane w art. 296 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.): o zaniechanie naruszenia, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i o naprawienie wyrządzonej szkody.

Dozwolone czy nie

W myśl z art. 9 ust. 2 rozporządzenia używanie oznaczenia może przybrać formę umieszczania oznaczenia na opakowaniach towarów. Niewykluczone więc, że czynność taka doprowadzi do naruszenia prawa do znaku towarowego, a w konsekwencji skłoni właściciela owego prawa do domagania się zakazania tego rodzaju działań. Z drugiej strony, naruszeniem jest dopiero używanie w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspólnotowego. Co więcej, używanie to musi dotyczyć towarów identycznych lub podobnych.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS) pod pojęciem używania oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług należy co do zasady rozumieć posługiwanie się znakiem identycznym lub podobnym w odniesieniu do towarów sprzedawanych przez osoby trzecie lub świadczonych przez nie usług. Innymi słowy, dochodzi doń wówczas, gdy ma za przedmiot towary lub usługi owej osoby bezpośrednio oferowane jej odbiorcom.

W orzeczeniu z 23 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08) TS niejako doprecyzował to stanowisko. Stwierdził, że do ustalenia używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego wymagane jest co najmniej, aby oznaczenie to było wykorzystywane przez nią w jej własnej działalności handlowej. Działalność handlową należy tu rozumieć jako mającą na celu przysporzenie korzyści gospodarczej (w przeciwieństwie do działalności w sferze prywatnej). Orzeczenie to wydano w odniesieniu do wykonywania usługi odsyłania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jak wskazał trybunał, podmiot świadczący tę usługę wprawdzie umożliwia swym klientom używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak w rozumieniu rozporządzenia sam nie używa tych oznaczeń, stwarzając jedynie techniczne warunki dla takiego używania wprost przez reklamodawców.

W innym orzeczeniu TS podkreślił z kolei, że w zależności od przypadku używanie oznaczenia może być kwalifikowane jako naruszenie praw do znaku towarowego, nawet jeśli odnosi się do towarów lub usług innej osoby, na rachunek której działa dana osoba trzecia (postanowienie z 19 lutego 2009 r. ws. C-62/08). Sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła pośrednika dokonującego na zlecenie właściciela obrotu oznaczonymi towarami i używającego spornego oznaczenia we własnej dokumentacji handlowej (korespondencja oraz faktury). Cechą tego używania, która zdaniem TS przesądziła o zakwalifikowaniu go jako naruszenia prawa do znaku towarowego, było to, że powodowało powstanie związku pomiędzy tym oznaczeniem a sprzedawanymi przez pośrednika towarami i usługami. Oznaczenie było zatem używane w odniesieniu do towarów i usług, a zatem w funkcji oznaczania pochodzenia.

Ukoronowaniem stanowiska trybunału jest wyrok z 15 grudnia 2011 r. w sprawie Red Bull (C-119/10), gdzie stwierdzono, że świadczenie na zlecenie osoby trzeciej usługi napełniania puszek opatrzonych przez tę osobę znakiem towarowym podobnym do już zarejestrowanego nie stanowi używania oznaczenia przez usługodawcę. Tym samym nie może być rozpatrywane jako naruszenie praw do znaku towarowego.

To tylko umowa

W przypadku wytwórcy opakowań, działającego na zlecenie osoby trzeciej, przedmiotem jego działalności jest usługa polegająca na produkcji opakowań zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Jak należy zakładać, oferowanie jej następuje pod odrębnym, zarejestrowanym na rzecz wytwórcy znakiem towarowym. Usługa taka jest zatem całkowicie niezależna od znaku zleceniodawcy, umieszczanego przez producenta na opakowaniach. Używanie znaku zleceniodawcy ma miejsce jedynie w procesie produkcji opakowań i uwarunkowane jest wyłącznie koniecznością realizacji umowy ze zleceniodawcą. Producent opakowań stwarza w ten sposób swojemu zleceniodawcy techniczną możliwość używania oznaczenia w funkcji wskazywania pochodzenia towaru. Samo używanie nastąpi jednak dopiero po fizycznym połączeniu towaru z opakowaniem. Stąd przyjąć należy, że wytwórcy opakowań na zlecenie osób trzecich nie posługują się oznaczeniem we własnej komunikacji handlowej i nie mogą z tego tytułu odpowiadać za naruszenie prawa do znaku towarowego. Zatem obecność znaku towarowego zleceniodawcy w procesie produkcji nie dotyczy usług oferowanych przez producenta opakowań i nie jest używaniem w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia. Działanie polegające na wytwarzaniu opakowań do wyrobów innego przedsiębiorcy nie może być więc rozpatrywane jako naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego (z uwagi na brak używania oznaczenia w odniesieniu do usług oferowanych przez producenta opakowań).

Powyższy wniosek uzasadniają też względy racjonalne. Wytwórca opakowań nie byłby bowiem w stanie zagwarantować, że wybrane przez zleceniodawcę oznaczenia nie naruszają cudzych praw. Odnosi się to w szczególności do graficznych znaków towarowych, gdyż na chwilę obecną nie sposób wyszukać ich w sposób całkowicie zautomatyzowany. Gdyby producenci opakowań odpowiedzialni byli za taką kontrolę, to zmuszeni byliby zatrudniać specjalistów do oceny, czy znak, który ma być umieszczony na opakowaniu, jest na tyle podobny do zarejestrowanego znaku towarowego, że może wprowadzać odbiorców w błąd. Jest to nie do pogodzenia z jakąkolwiek ekonomiczną racjonalnością.

A jednak odpowie

Dotychczasowe ustalenia nie oznaczają bynajmniej, że producent opakowań nigdy i w żadnych okolicznościach nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli umieszczane przez niego na opakowaniach - w wykonaniu zlecenia osoby trzeciej - oznaczenie narusza prawa do znaku towarowego. Dyrektywa 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. ws. egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. L 157) w art. 11 zd. 3 stanowi bowiem, że państwa członkowskie zapewniają możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia w związku z naruszaniem praw własności intelektualnej. Warunkiem orzeczenia takiego zakazu jest przypisanie naruszenia praw własności intelektualnej zleceniodawcy pośrednika. Roszczenia wobec pośrednika mogą mieć tu jedynie charakter zakazowy (a odszkodowawczy wówczas, gdy zachowanie pośrednika da się zakwalifikować jako delikt na podstawie ogólnych przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej).

Aneta Pankowska

radca prawny Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy