Można korzystać z marki, nie posiadając licencji

Mechanizm ten określany jest jako wyczerpanie prawa do znaku towarowego. Przewiduje go ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, dalej: p.w.p.), implementująca postanowienia europejskiej dyrektywy 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. Wyczerpanie wynika z art. 155 ustawy, mówiącego, iż prawo ochronne nie rozciąga się na działania dotyczące tych towarów ze znakiem, które zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez podmiot uprawniony do znaku lub za jego zgodą.

Uprawnieniem, jakie daje znak towarowy, jest wyłączność korzystania ze znaku, skuteczna - podobnie jak własność - przeciwko wszystkim, którzy ją naruszają. Uprawniony może zakazać innym osobom używania tego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów - przy spełnieniu szczegółowych przesłanek i w trybie przewidzianym w p.w.p. Wyczerpanie powoduje zatem, że wyłączność przestaje przysługiwać uprawnionemu do znaku, ale tylko w odniesieniu do konkretnych sztuk towaru. Dzieje się tak, gdyż wraz z wprowadzeniem produktów do obrotu przez producenta, któremu przysługuje znak, kolejni ich dystrybutorzy automatycznie zyskują prawo do korzystania z marki. Jest ono jednak ograniczone przedmiotowo oraz czasowo i dotyczy jedynie korzystania z marki podczas dystrybucji konkretnych egzemplarzy towarów. Oznacza to, że przedsiębiorcy zajmujący się nabywaniem towarów ze znakiem oraz ich dalszą sprzedażą nie muszą zawierać ze zbywcą dodatkowej umowy licencji na używanie marki. Zazwyczaj uzyskują od zbywcy pisemne zapewnienie co do legalnego pochodzenia towarów oraz prawnego umocowania do korzystania z marki podczas ich dystrybucji. Wskutek wyczerpania umocowanie to wraz z produktami przejdzie bowiem na nabywcę z mocy samego prawa.

Zakres dozwolonych działań

Podmiot uprawniony do znaku w rezultacie wyczerpania traci możliwość sprzeciwu wobec tych działań dotyczących towarów ze znakiem, które polegają na oferowaniu ich do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu. Dozwolone dla dalszych dystrybutorów stają się zatem oferowanie i sprzedaż towarów fizycznie opatrzonych daną marką (widniejącą zazwyczaj na samym produkcie lub jego opakowaniu). Mają oni również prawo do posługiwania się znakiem w celu reklamy. Przykładowo przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną napojów danej marki uprawniony jest nie tylko do wystawienia oryginalnych butelek z napojem opatrzonych etykietą ze znakiem towarowym na półkach sklepowych i sprzedawania ich klientom, ale też do umieszczenia szyldu z wizerunkiem znaku na terenie sklepu, powołania się na dostępność u niego produktów tej marki oraz prezentowania ich zalet w działaniach promujących jego sklep i sam towar (np. na ulotkach, w ogłoszeniach prasowych, reklamach telewizyjnych bądź radiowych). Wymienione działania nie mogą jednak wywoływać błędnego wrażenia, że sprzedawca wchodzi w zakres koncernu producenta lub jest z nim w inny sposób gospodarczo powiązany, ani naruszać reputacji znaku.

Prawo przewiduje granice wyczerpania. Decydują o tym uzasadnione względy z punktu widzenia interesów uprawnionego chronionych znakiem towarowym. Chodzi tu przede wszystkim o ingerencję w markowy towar, zwłaszcza jeżeli w jej wyniku jego stan ulegnie zmianie lub pogorszeniu, ale też ingerencje w sam znak towarowy, polegające w szczególności na fizycznym usunięciu znaku z towaru lub opakowania, np. zdarcie, zdrapanie, zamalowanie. W powyższych okolicznościach osoba uprawniona do znaku może sprzeciwić się dalszej dystrybucji takich towarów. Za podstawę sprzeciwienia się dalszej dystrybucji wprowadzonych do obrotu spodni dżinsowych uznać można na przykład oferowanie ich do sprzedaży po przefarbowaniu, jeśli powoduje ono osłabienie wytrzymałości materiału lub znaczną zmianę wyglądu w stosunku do modeli znajdujących się w asortymencie producenta (zob. wyrok Niemieckiego Sądu Związkowego z 14 grudnia 1995 r. ws. Gefärbte Jeans, sygn. akt I ZR 210/93).

Faktyczne przekazanie

Prawo do znaku towarowego wyczerpuje się w razie wprowadzenia danej partii produktów do obrotu przez uprawnionego (tj. osobę, na rzecz której znak jest zarejestrowany) lub za jego zgodą (w szczególności przez podmiot korzystający ze znaku w ramach udzielonej mu licencji). Zazwyczaj chodzi przy tym o producentów, którzy stanowią pierwsze ogniwo w łańcuchu dystrybucji. Wprowadzenie do obrotu można określić jako faktyczne przekazanie towarów w posiadanie innemu przedsiębiorcy w celu rozpoczęcia prowadzenia obrotu handlowego nimi. Następuje ono w przypadku typowej transakcji sprzedaży (tj. przeniesienia własności), ale też poprzez wydanie towarów kupującemu, gdy w umowie zastrzeżono, że prawo własności przejdzie na kupującego dopiero po uiszczeniu ceny. Również samo przekazanie konkretnych towarów do wysyłki (przewozu) dla kupującego, np. firmie transportowej, czy operatorowi pocztowemu uznawane jest za wprowadzenie towarów do obrotu niezależnie od tego, która strona umowy zorganizowała transport, jak i niezależnie od dokładnej chwili przejścia własności towarów.

Przesłanek wprowadzenia do obrotu nie spełnia natomiast samo oferowanie przez uprawnionego produktów do sprzedaży. Nie jest nim też przekazanie kontrahentowi przez producenta markowych perfum flakonów z perfumami, fizycznie oznaczonych jako testery, jeśli według zawartej z producentem umowy własność ich pozostała przy producencie i mają one służyć wyłącznie jako próbki perfum dla klientów sklepów, z czym wiąże się umowny zakaz ich sprzedaży (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-127/09 z 3 czerwca 2010 r. ws. Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciwko Simex Trading AG ).

Miejsce też jest ważne

Znaczenie dla wyczerpania ma również miejsce, w którym właściciel znaku po raz pierwszy wprowadza towary do obrotu lub za jego zgodą czyni to inna osoba. Gdy będzie to rynek któregokolwiek z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prawo ochronne wyczerpie się na całym terytorium EOG. Odpowiednio, jeśli producent zbył po raz pierwszy w Polsce produkty oznaczone jego marką, nie będzie mógł sprzeciwić się używaniu tego znaku towarowego w ramach ich dalszej dystrybucji w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej (i EOG), w tym jego reimportowi i ponownej dystrybucji z użyciem znaku na terenie Polski (tzw. import równoległy). Z kolei w sytuacji, gdy produkty wprowadzane są po raz pierwszy na rynek w jednym z tzw. państw trzecich (poza EOG), uprawniony będzie mógł sprzeciwić się ich importowi i dalszej sprzedaży na obszarze EOG.

Należy jednak pamiętać, że w każdej sytuacji korzystanie z uprawnień do znaku towarowego w danym państwie (z EOG bądź spoza), w szczególności zakazanie innym jego używania, jest możliwe jedynie wówczas, jeśli nasz znak jest w nim zarejestrowany lub chroniony na innej podstawie, np. z tytułu tzw. powszechnej znajomości.

@RY1@i02/2012/171/i02.2012.171.21500030a.802.jpg@RY2@

Agata Przybyła, aplikant adwokacki w zespole German Desk Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Agata Przybyła

aplikant adwokacki w zespole German Desk Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy