Zbycie udziału w prawie do znaku towarowego

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z tzw. wspólnym prawem ochronnym na znak towarowy uregulowanym m.in. w art. 122 ustawy - Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.). Co do zasady, zgodnie z art. 120 ust. 1 tej ustawy główną funkcją znaku towarowego jest odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Instytucja wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy jest natomiast specyficzną sytuacją, w której mamy do czynienia z więcej niż jednym uprawnionym i z tego powodu zbycie prawa ochronnego musiało zostać uregulowane inaczej niż w przypadku "zwykłego" znaku towarowego.

W opisanym stanie faktycznym współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy chce zbyć swój udział w prawie na rzecz osoby trzeciej. W świetle art. 162 ust. 5 p.w.p. takie działanie będzie możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich współuprawnionych (w tym przypadku drugiego współuprawnionego). Z przepisu tego wynika również, że umowa o przeniesienie udziału na osobę trzecią zawarta przez współuprawnionego bez wymaganej zgody będzie nieważna. W ten sposób ogólna zasada wyrażona w kodeksie cywilnym (art. 198 k.c.) stanowiąca, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, zostaje, w prawie własności przemysłowej, przełamana.

Celem takiej regulacji jest zapewnienie zachowania przez znak towarowy funkcji odróżniającej, a także w pewnym zakresie funkcji gwarancyjnej.

W odniesieniu do zadanego pytania, można również rozważyć ewentualność udzielenia przez współuprawnionego z prawa ochronnego licencji na rzecz osoby trzeciej do korzystania ze znaku towarowego. Tę możliwość należy ocenić, biorąc pod uwagę art. 159 ust. 2 p.w.p., który stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do wspólnego prawa ochronnego stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. W pierwszej kolejności zatem należy odnieść się do treści umowy między współuprawnionymi, a następnie, jeżeli umowa nie zawiera stosownego uregulowania tej kwestii, do przepisów kodeksu cywilnego. Znaczenie ma tu przede wszystkim art. 199 k.c., stanowiący, że do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Udzielenie licencji niewątpliwie należy zaliczyć do czynności przekraczających zwykły zakres zarządu, dlatego w tym przypadku znów elementem niezbędnym będzie zgoda drugiego współuprawnionego.

W sytuacji, gdy udział we wspólnym prawie ochronnym zostanie skutecznie przeniesiony na osobę trzecią, istotnym wyznacznikiem sposobu korzystania ze znaku towarowego przez nabywcę udziału jest tzw. regulamin znaku. Zgodnie z art. 122 p.w.p. oraz art. 138 ust. 3 i 4 p.w.p. zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez zgłaszających. Tym samym, regulamin znaku jest niezbędnym elementem zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym i obligatoryjnie powinien określać w szczególności: sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu.

Nabycie udziału we wspólnym prawie ochronnym przez osobę trzecią nie będzie zatem oznaczało, że nowy współuprawniony może dowolnie korzystać ze swojego udziału - będzie on zobowiązany podporządkować się postanowieniom regulaminu znaku i z tego tytułu będzie ponosił odpowiedzialność określoną m.in. w samym regulaminie.

@RY1@i02/2010/052/i02.2010.052.087.003b.001.jpg@RY2@

Anna Sokołowska, aplikant rzeczniowski w Kancelarii Traple Konarski Podrecki, doktorantka na Uniwersytecie Paul Verlaine w Metz we Francji

Anna Sokołowska

aplikant rzeczniowski w Kancelarii Traple Konarski Podrecki, doktorantka na Uniwersytecie Paul Verlaine w Metz we Francji

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).