Ochrona marek w UE: tańsza rejestracja niż procesy

Polskie przedsiębiorstwa, które sprzedają towary lub usługi do innych państw, coraz częściej czynią to pod swoimi znakami towarowymi. Praktyka pokazuje jednak, że nie wszyscy pamiętają o tym, by odpowiednio chronić markę i inne znaki towarowe, przez co napotykają na poważne przeszkody w działalności. Zdarza się też, że firma zaczyna działać za granicą pod swoim logo, a okazuje się, że podobny znak został już wcześniej zastrzeżony w jednym lub kilku państwach. Jak więc należy skutecznie przygotować swoje znaki towarowe do ekspansji za granicą?

Do tego, żeby wejść na zagraniczne rynki, a następnie utrzymać się na nich, potrzeba nie tylko dobrych towarów i usług oferowanych po konkurencyjnych cenach. Trzeba również mieć silną i rozpoznawalną markę handlową. Jej zbudowanie jednak wymaga sporo wysiłku.

Zabezpieczenie praw

- Ochrona marki na zagranicznym rynku to absolutna konieczność - przekonuje Marta Koremba, rzecznik patentowy w warszawskim biurze Bird & Bird.

Jak podkreśla, pierwszym krokiem na drodze do zbudowania silnej marki powinno być zabezpieczenie praw do znaku towarowego. - Na ogół nasi przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z konieczności zarejestrowania nazwy i logo w polskim Urzędzie Patentowym. Nie wszyscy jednak mają świadomość, że takiej rejestracji należy dokonać również za granicą - zauważa Marta Koremba. Jednocześnie zaznacza, że w ostatnich latach następują pozytywne zmiany również pod tym względem. Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization - WIPO). Z danych tych wynika, że w 2012 roku polscy przedsiębiorcy zarejestrowali ponad 45 tys. znaków poza granicami Polski. Dla porównania 10 lat wcześniej było to zaledwie ok. 3 tys.

Ochrona oznaczeń identyfikujących usługi i towary jest też ważna dla przedsiębiorców prowadzących działalność w internecie, czyli w sektorze e-commerce. Ich oferta ma często charakter transgraniczny. - Rejestracja znaku zapewnia jego ochronę przed nieuczciwym wykorzystaniem w internecie. Jest ważnym argumentem w ewentualnych sporach dotyczących domen internetowych - podkreśla Marta Koremba.

Oczywiście rejestracja znaku nie wyklucza ryzyka naruszeń. - W praktyce jednak w większości państw łatwiej jest ścigać naruszenia, gdy znak jest zarejestrowany niż np. na podstawie przepisów dotyczących oznaczeń niezarejestrowanych - zaznacza rzecznik.

Przygotowania do rejestracji znaku za granicą warto rozpocząć od zlecenia badania rozpoznającego ewentualne przeszkody na wybranych rynkach. Dzięki niemu można się np. zorientować, czy istnieją na nich w danej branży marki identyczne lub podobne. Pozwala ono też ocenić szanse na uzyskanie rejestracji. Jeśli się okaże, że w danym państwie wcześniej zastrzeżono bardzo podobny znak, to polski przedsiębiorca może zawczasu odpowiednio zmodyfikować swoje logo i nazwę, zanim zacznie używać ich na konkretnym rynku.

Niestety dość często się zdarza, że nasi przedsiębiorcy zaczynają prowadzić działalność za granicą bez badań i bez rejestracji. Dopiero po pewnym czasie, kiedy marka zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalna, okazuje się, że za bardzo przypomina zarejestrowany znak któregoś z konkurentów. Jeżeli faktycznie się okaże, że polska firma naruszyła prawa konkurenta - naraża się na niebezpieczeństwo kosztownych procesów, a niekiedy również zapłaty wysokiego odszkodowania.

Kłopotliwe blokowanie

Często wkraczający na nowe rynki muszą też radzić sobie z problemem rejestracji blokujących, czyli utrzymywaniem ochrony znaków wyłącznie w celu wykluczenia ich rejestracji przez inne firmy. W takich przypadkach polski przedsiębiorca może zarejestrować swój znak dopiero po wygaszeniu rejestracji blokującej, o ile ta nie jest używana przez co najmniej pięć lat. Jeżeli to niemożliwe - rozwiązaniem jest wspomniany rebranding.

- Przeprowadzanie modyfikacji logo i nazwy, gdy te są już dobrze rozpoznawalne na rynku, jest znacznie kosztowniejsze. Wiąże się też z koniecznością przyzwyczajenia odbiorców do zmienionej marki - mówi Marta Koremba.

Niefortunne skojarzenia

Przedsiębiorcy planujący rozszerzenie działalności na zagraniczne rynki powinni również liczyć się z ryzykiem, że nazwa, mimo że doskonale funkcjonuje na polskim rynku, może nie nadawać się do używania za granicą. Bywa, że wywołuje niekorzystne skojarzenia czy konotacje w języku, którym posługują się konsumenci. Konsultacja z rzecznikiem patentowym w odpowiednim państwie pozwala wyeliminować ryzyko.

Przedsiębiorca, opracowując strategię dla marki za granicą, musi też zdecydować się na wybór systemu ochrony. Dla firm działających w Unii Europejskiej najlepszym rozwiązaniem wydaje się rejestracja znaku wspólnotowego. Umożliwia on uzyskanie jednolitej ochrony we wszystkich państwach członkowskich za pomocą jednego zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante. Przedsiębiorca rejestruje oznaczenie jako wspólnotowy znak towarowy. Rejestracja następuje zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy. Zaletą są niższe koszty w porównaniu z terytorialnym zakresem ochrony. Znak wspólnotowy może jednak być zarejestrowany tylko wówczas, gdy nie koliduje ze znakami zarejestrowanymi wcześniej w systemie wspólnotowym oraz w poszczególnych państwach członkowskich. Uzyskanie rejestracji wspólnotowej może więc okazać się trudne, gdy istnieje ryzyko kolizji choćby w jednym z państw. Unieważnienie znaku wspólnotowego skutkuje utratą ochrony w całej UE.

Alternatywą jest rejestracja międzynarodowa w systemie madryckim, do którego należą obecnie 92 państwa. W jego ramach za pomocą jednego zgłoszenia międzynarodowego można uzyskać ochronę w wyznaczonych państwach na całym świecie. Koszty tej rejestracji różnią się w zależności od wyznaczonych państw. Co do zasady skorzystanie z systemu madryckiego przynosi pewne oszczędności w porównaniu do niezależnych zgłoszeń w poszczególnych państwach. Rejestracja międzynarodowa uznana w danym państwie jest traktowana tak jak rejestracja krajowa. Unieważnienie rejestracji w jednym państwie nie skutkuje automatyczną utratą ochrony w pozostałych, gdyż w przeciwieństwie do rejestracji wspólnotowej rejestracja międzynarodowa jest jedynie wiązanką zgłoszeń krajowych, a nie jednolitym prawem ochronnym.

@RY1@i02/2014/140/i02.2014.140.215000200.804.jpg@RY2@

Droga do ochrony znaku za granicą

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Wyłączność może być ograniczona

@RY1@i02/2014/140/i02.2014.140.215000200.805.jpg@RY2@

materiały prasowe

Przemysław Walasek LL.M., adwokat, partner w Kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie

Co faktycznie oznacza zarejestrowanie oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego?

Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego zapewnia przedsiębiorcy wyłączność. Polega to na tym, że może on zakazać używania w obrocie handlowym identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług w całej Unii. Wspomniany zakaz rozciąga się również na używanie oznaczeń podobnych do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do podobnych towarów lub usług, o ile wspomniane podobieństwo rodzi ryzyko wprowadzenia w błąd lub skojarzenia podobnego oznaczenia ze wspólnotowym znakiem towarowym. Jednak niektóre znaki towarowe cieszą się w UE dużą renomą. W takiej sytuacji ochrona prawna jest jeszcze intensywniejsza. Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne dla właścicieli silnych, rozpoznawalnych na rynku marek, w odniesieniu do których pozostali uczestnicy rynku mogą podejmować próby wykorzystania ich renomy we własnym interesie.

Czy w praktyce taka ochrona jest skuteczna?

W praktyce stosowanie zasady jednolitego skutku w sferze ochrony jest problematyczne. Pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, czy aby skorzystać z intensywniejszej ochrony prawnej, konieczne jest, aby znak cieszył się renomą na całym terytorium UE, czy też wystarczy renoma występująca jedynie na jej części?

Pewnych wskazówek interpretacyjnych dostarcza w tym zakresie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydając rozstrzygnięcie w sprawie Chevy (C-375/97), TSUE wyjaśnił, że znakiem renomowanym jest znak, który "jest dobrze znany wśród relewantnej grupy odbiorców". Natomiast w sprawie General Motors (C-375/97) trybunał stwierdził, że aby spełnić przesłankę dotyczącą renomy, znak towarowy musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których ten znak dotyczy. Do podobnych wniosków trybunał doszedł w sprawie Pago (C-301/07), stwierdzając, że wspólnotowy znak towarowy "musi być znany (...) na istotnej części Obszaru WE oraz że w świetle okoliczności postępowania przed sądem krajowym obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną część obszaru Wspólnoty". Z przytoczonych orzeczeń trybunału można wnioskować, że intensywniejsza ochrona renomowanego wspólnotowego znaku towarowego nie musi być tożsama z zakresem terytorialnym renomy, w związku z czym może rozciągać się na całość obszaru UE także wtedy, gdy renoma występuje jedynie na jej części.

Jednak Trybunał Sprawiedliwości UE uznał również, że zakaz używania oznaczeń towarów podobnych do zastrzeżonych może być ograniczony?

Taki pogląd wyrażono w wyroku w sprawie DHL Express France SAS przeciwko Chronopast (C-235/09). Trybunał potwierdził co prawda jednolity charakter znaku wspólnotowego. Jednocześnie stwierdził jednak, że "terytorialny zakres obowiązywania zakazu może w niektórych wypadkach zostać ograniczony". Przy czym z wywodów trybunału wynikałoby, że byłoby to możliwe ze względu na ograniczenie działań naruszających lub grożących naruszeniem do terytorium jednego tylko państwa członkowskiego lub do określonej części terytorium Unii Europejskiej. Taka konkluzja wydaje się kontrowersyjna, tym bardziej że może mieć istotne znaczenie dla praktycznego funkcjonowania wspólnotowych znaków towarowych, w tym renomowanych. O ile potrzeba zapobiegania nieuzasadnionemu nadużywaniu przez uprawnionego przedsiębiorcę monopolu na używanie znaków wspólnotowych nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, o tyle osłabianie jednolitego skutku znaku wspólnotowego wydaje się w tym zakresie rozwiązaniem dość ryzykownym. Może prowadzić do zmniejszenia skuteczności ochrony marek handlowych z wykorzystaniem wspólnotowych znaków towarowych.

Rozmawiał Krzysztof Tomaszewski

OPINIA EKSPERTA

@RY1@i02/2014/140/i02.2014.140.215000200.806.jpg@RY2@

Mieczysław Wołoszyn właściciel firmy specjalizującej się w produkcji zapałek reklamowych oraz rozpałek

Pierwszej rejestracji znaku towarowego dokonałem krótko po wejściu Polski do Unii Europejskiej w unijnym Urzędzie Harmonizacji w Alicante. Zarejestrowałem wówczas znak towarowy z mocą na całą UE. Następnie zarejestrowałem tam również nazwę firmy oraz kilka wzorów przemysłowych produkowanych w mojej firmie.

Za każdym razem korzystałem z pośrednictwa rzeczników patentowych. Myślę, że osobie niezorientowanej trudno byłoby poradzić sobie samodzielnie z rejestracją. Dodam tylko, że po wejściu naszego kraju do UE ceny usług naszych rzeczników patentowych spadły. Obecnie każda rejestracja kosztuje moją firmę prawie 4 tys. zł. Do tego trzeba dodać opłaty za zarejestrowany wzór przemysłowy. Opłaty te wnosi się co pięć lat.

Niestety nawet rejestracja wzoru przemysłowego czy znaku z mocą na całą UE nie daje całkowitej pewności, że nikt nie będzie do takiego produktu zgłaszał pretensji. Sam tego doświadczyłem. Otóż do jednego z wyrobów mojej firmy niespodziewane roszczenia zgłosił przedsiębiorca z Węgier. Nie chcąc się wikłać w długotrwałe spory prawne, postanowiłem wprowadzić pewne modyfikacje do mojego wyrobu i ponownie go zarejestrować. Do tej pory mam spokój. Mogę więc powiedzieć tak: rejestracja z pewnością daje istotną ochronę, ale trzeba również - od czasu do czasu - liczyć się z niespodziankami i szybko na nie reagować, np. zmieniać określony wzór produktu.

Notował Krzysztof Tomaszewski