"Ulga w nowości" - dywersant już nie zaszkodzi

Co do zasady patent może być udzielony jedynie na wynalazek, który jest nowy. Za nowy zaś uważa się taki, który nie jest częścią stanu techniki - a ten obejmuje wszystko, co zostało podane do publicznej wiadomości przed datą zgłoszenia wynalazku do opatentowania. Jest to układ, który doskonale chroni społeczeństwo przed wprowadzaniem do systemu prawnego patentów dających monopol na znane wcześniej rozwiązania.

Rozwiązanie to nie jest jednak idealne. Podmioty, które uzyskały informację na temat wynalazku w ramach wykonywania obowiązków służbowych i kontraktowych, choć są zobowiązane do zachowania tajemnicy (w szczególności podwykonawcy i pracownicy), mogą wyrządzić szkodę uprawnionemu do uzyskania patentu, podając przypadkowo lub celowo istotę jego wynalazku do publicznej wiadomości. Dotychczas w takim przypadku pokrzywdzonemu uprawnionemu przysługiwało zaledwie roszczenie odszkodowawcze w stosunku do takich podmiotów. A że szkoda w tym wypadku polegała na uniemożliwieniu uzyskania prawa wyłącznego na wynalazek, czyli rozwiązanie innowacyjne, które nie zostało jeszcze wprowadzone na rynek - była nader trudna do oszacowania.

Nowy sposób rozumienia nowości wynalazku

Zmiana w art. 25 p.w.p. polegająca na uzupełnieniu go o ust. 5 umożliwia uprawnionemu do uzyskania patentu na wynalazek reakcję na zagrożenie i uzyskanie patentu pomimo niekorzystnych działań osób trzecich.

Analogiczny przepis można znaleźć w konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Dz.U. z 2004 r. nr 79, poz. 737 ze zm.; dalej: konwencja o patencie europejskim) - w art. 55 ust. 1a.

W orzecznictwie Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego utrwaliła się zasada, że jeżeli ujawniający działał z premedytacją i ujawnił rozwiązanie uprawnionego do uzyskania patentu z tą myślą (względnie z samą świadomością), by mu zaszkodzić - to wówczas uprawniony uzyskuje "okres łaski" - sześć miesięcy po ujawnieniu, w trakcie których może jeszcze dokonać zgłoszenia i liczyć na to, że na wynalazek zostanie udzielony patent - mimo ujawnienia przed zgłoszeniem. przykłady 1 i 2

Możliwe będzie udzielenie patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane "oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego".

PRZYKŁAD 1

Zemsta byłego pracownika trudniejsza

Pracownik, który uczestniczył w pracach zespołu pracującego nad nowym wynalazkiem, został zwolniony z pracy. Po zwolnieniu ujawnił rozwiązanie, wiedząc, że może to mieć negatywne skutki dla uprawnionego (pracodawcy).

Niezależnie od tego, czy przyczyną odwetu pracownika są prawdziwe czy tylko wyimaginowane niesprawiedliwości, których doznał od uprawnionego, skutki jego czynu mogą zostać złagodzone dzięki art. 25 ust. 5 p.w.p. Po nowelizacji uprawniony nadal będzie miał szansę uzyskać patent na terenie RP, pod warunkiem że zgłoszenie nastąpi nie później niż 6 miesięcy od ujawnienia.

PRZYKŁAD 2

Mniejsze ryzyko w rozmowach z inwestorem

Firma, która opracowała wynalazek, jeszcze przed jego zgłoszeniem do patentu podjęła rozmowy z inwestorem, dzięki któremu miała wdrożyć go do produkcji. Rozmowy niestety zakończyły się fiaskiem.

Jeżeli potencjalny inwestor i uprawniony zawrą umowę o poufności, to nawet w wypadku niedotrzymania jej warunków i ujawnienia wynalazku przez potencjalnego inwestora podmiotom trzecim, uprawniony będzie miał szansę uzyskać patent - o ile od ujawnienia do zgłoszenia nie minie więcej niż 6 miesięcy.

Trudniej o patent na znaną substancję

Doprecyzowano definicję nowości w odniesieniu do nowego zastosowania substancji.

Do niedawna, zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 25 ust. 4 p.w.p., można było uzyskiwać patenty na nowe zastosowania znanych substancji. W nowym, zmodyfikowanym brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2015 r. możliwość ta została ograniczona jedynie do zastosowań medycznych, które muszą być przy tym ściśle określone. Ponadto możliwe będzie udzielenie patentu nie tylko w przypadku "substancji", lecz także mieszanin.

OCENA Dzięki modyfikacji, art. 25 ust. 4 ma znaczenie bliższe art. 54 ust. 5 konwencji o patencie europejskim. Zastanawiające jest jednak, dlaczego ustawodawca nie poszedł o krok dalej i nie uwzględnił na gruncie polskich art. 54 ust. 4 konwencji, zgodnie z którym można uzyskać patent na każde - a nie tylko jedno ściśle określone - zastosowanie medyczne danej substancji, wykazując, że można ją zastosować do leczenia - jeżeli jej zastosowanie lecznicze nie było wcześniej znane.

Tajne muszą mieć nadaną klauzulę

U podstaw ochrony patentowej leży wymiana. Twórca bądź jego następca prawny zgłaszający wynalazek do Urzędu Patentowego RP ujawnia wynalazek, społeczeństwo zaś w zamian daje mu na niego monopol (naturalnie pod warunkiem, że wynalazek jest nowy, nieoczywisty, stosowalny przemysłowo i nie podlega wyłączeniu z patentowania). Jednym z elementów ujawnienia jest publikacja opisu wynalazku, stanowiącego część zgłoszenia - najpierw po 18 miesiącach od daty zgłoszenia wynalazku, a następnie po udzieleniu patentu (o ile do tego dojdzie).

Ten system skutecznie działa i służy interesowi Rzeczypospolitej Polskiej, przekładając się na innowacyjność naszej gospodarki. Wyjątek stanowią wynalazki, które zachowane w tajemnicy mogą przysłużyć się krajowi lepiej. Do takich wynalazków zaliczają się te dotyczące broni, sprzętu wojskowego oraz sposobów walki (lecz nie tylko).

W związku z powyższym ustawodawca przewidział instytucję wynalazku tajnego, tj. takiego, do którego publikacji nie może dojść przez pewien czas, niezależnie od jego zgłoszenia do urzędu patentowego. Pewien czas oznacza: do czasu aż wynalazek przestanie być wynalazkiem tajnym.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w UPRP przechodzi na Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oznacza to, ze uznanie wynalazku za tajny wiąże się z wywłaszczeniem twórcy lub jego następcy prawnego z prawa do uzyskania patentu.

Warto zaznaczyć, że wynalazki tajne można podzielić na dwie kategorie:

1) tajne a priori, tj. stanowiące tajemnicę prawnie chronioną,

2) tajne a posteriori, tj. uznane za tajne po zgłoszeniu do UPRP.

Najnowsza zmiana przepisów p.w.p. dotyczy wynalazków tajnych pierwszego rodzaju. Sformułowanie "wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną" zastąpiono sformułowaniem precyzującym, że wynalazkiem tajnym jest wynalazek stanowiący informację niejawną, której nadano klauzule: "ściśle tajne", "tajne", "poufne" lub "zastrzeżone".

98 tyle zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych objętych klauzulą "tajne" przechowywanych jest obecnie w Kancelarii Tajnej UPRP

594 tyle zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych zostało odtajnionych od 2003 roku

Po uznaniu wynalazku za tajny zgłoszenie nie jest dalej rozpatrywane przez UPRP.

Wynalazca obecnie musi wykazać, iż z praw fizyki wynika, że wynalazek zadziała i przyniesie spodziewaną korzyść.

Nie wszystko uzyska ochronę

Ustawodawca wprowadził dodatkowe wykluczenie utrudniające uzyskiwanie ochrony na nierealizowalne rozwiązania (art. 28 pkt 4¹). Dotychczas wykluczenie w tej dziedzinie ograniczało się do: wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki.

Od 1 grudnia 2015 r. dodatkowo wykluczone z patentowania zostały też wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki. Analogiczne wykluczenie dotyczy wytworów i sposobów, których wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego.

Zatem dla uniknięcia wykluczenia nie wystarczy niesprzeczność zasady działania wynalazku z zestawem praw fizyki.

OCENA Jest to niewątpliwie zmiana zabezpieczająca system przed nadużyciami i uzyskiwaniem ochrony na fałszywe niedziałające wynalazki i próbami ściągania innych podmiotów za domniemane naruszenia. Wydaje się jednak, że problem takich nadużyć nie był dotychczas zauważalny, a nowy przepis może się wiązać z utrudnieniami dla zgłaszających starających się o uzyskanie patentu na prawdziwe, działające wynalazki.

Surowsze prawo dla wynalazców w branży elektroniki i łączności

Nowe brzmienie art. 33 p.w.p. jest następujące: "Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, w całości popiera się opisem wynalazku. Określają one zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania znanego wytworu".

Zmiana jest ukierunkowana na to, by ograniczyć możliwość uzyskania patentów na rozwiązania z dziedziny współczesnej elektroniki, telekomunikacji i technik informacyjnych, w których część funkcji wynalazku lub nawet wszystkie zrealizowano za pomocą urządzeń programowalnych i to właśnie elementy programowe odróżniają wynalazek od stanu techniki tak, że jest on nowy i nieoczywisty.

Zawoalowane ograniczenie

Mamy tu do czynienia z zawoalowanym ograniczeniem. UP RP od ok. 10 lat stosuje jedyną w swoim rodzaju wykładnię terminu "techniczny", w myśl której np. techniki informacyjne nie stanowią techniki. Zgodnie z tą wykładnią nic, co odbywa się programowo i dotyczy przetwarzania danych czy sygnałów zapisanych w pamięci urządzeń, nie jest techniczne.

Wprost wykluczone są wynalazki dotyczące sposobów przetwarzania sygnałów (sygnał to nie materia); kodowania (dane to nie materia), dekodowania, trasowania, szyfrowania etc. Opisywana zmiana jest zaskakująca, ponieważ deklarowanym celem regulacji miało być dostosowanie przepisów polskich do przepisów europejskich. Do takich zalicza się konwencję o patencie europejskim, na gruncie której Europejski Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki, nie kwestionując technicznego charakteru funkcjonalności programowych i nie ograniczając realizacji sposobów do przetwarzania materii. Co więcej, utrwalająca się linia orzecznictwa polskich sądów administracyjnych w postępowaniach dotyczących odmów udzielenia patentu wyraźnie tę harmonizację przepisów wspomagała. Obecna zmiana stanowi krok wstecz na tej drodze.

RAMKA 1

Niepokojące zjawisko

Analizując decyzje UPRP, można zauważyć, że jest on już teraz znacznie bardziej surowy dla wynalazków z dziedziny elektroniki i łączności niż dla wynalazków z innych dziedzin. W Wiadomościach Urzędu Patentowego za 2014 rok można znaleźć wzmianki o udzieleniu 2968 patentów oraz o 1128 odmowach udzielenia. Oznacza to, że statystycznie 27,5 proc. decyzji UPRP w sprawach wniosku o udzielenie patentu to decyzje o odmowie udzielenia prawa wyłącznego. W przypadku wynalazków zaklasyfikowanych w klasie H04 (Technika łączności elektrycznej) w 2014 roku urząd wydał 28 decyzji o udzieleniu patentu oraz 37 decyzji o odmowie udzielenia patentu bądź umorzeniu postępowania. Zatem w przypadku wynalazków przyporządkowanych do klasy H04 postępowanie zgłoszeniowe ma negatywny wynik aż w 56,9 proc. wypadków. A zatem UPRP ponad dwukrotnie częściej odmawia udzielenia patentu w dziedzinie łączności elektrycznej niż przeciętna. Tym samym nie tylko ogranicza udział praw wyłącznych podmiotów krajowych, lecz także uczy podmioty krajowe, żeby nie zgłaszać do opatentowania w UPRP rozwiązań z określonych dziedzin, jeśli chce się uniknąć decyzji odmownej i zmarnowania inwestycji. Wybierają one ścieżkę przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

Można się spodziewać, że po wejściu w życie zmian w art. 33 ta już i tak niekorzystna sytuacja jeszcze się pogorszy.

Nowe przesłanki do unieważnienia patentu

Brzmienie art. 89 ust. 1 zostało zmodyfikowane tak, aby odpowiadało brzmieniu art. 100 konwencji o patencie europejskim, definiującego przesłanki sprzeciwu. Jest to zmiana w dobrym kierunku, doprecyzowująca przepisy, których wykładnia może budzić wątpliwości.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że:

1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;

2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;

3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego.

Zatem powiększono i zmodyfikowano katalog przesłanek unieważnienia. W starej wersji przepis brzmiał bowiem: "Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu".

Niestety, zmiana nie jest wolna od wad. Między innymi powstała istotna wątpliwość. Do tej pory przyjmowano, że do spełnienia ustawowych warunków nie dochodziło również wówczas, gdy wynalazek, na który został udzielony patent, nie był objęty w całości treścią zgłoszenia lub jeżeli zakres ochrony został rozszerzony po publikacji.

O ile wykroczenie poza treść zgłoszenia zostało wprost ujęte w nowym art. 89 ust. 1 pkt 3, o tyle kwestia "rozszerzenia zakresu ochrony", która na dodatek nie występuje w przepisach europejskich, nie została w art. 89 ust. 1 uwzględniona. Trudno zatem w obecnym kształcie przepisów ustalić, czy naruszenie art. 37 ust. 2 p.w.p., w myśl którego nie można po ogłoszeniu rozszerzyć zakresu ochrony, stanowi przesłankę dla unieważnienia, czy też nie. Jest to sprawa wymagająca pilnego wyjaśnienia.

OPINIA EKSPERTA

@RY1@i02/2015/236/i02.2015.236.18300300n.803.jpg@RY2@

Lech Bury polski i europejski rzecznik patentowy Bury & Bury Sp. z o.o.

Zmiana art. 33 wyraźnie pogarsza sytuację polskich przedsiębiorców względem ich zagranicznych konkurentów, i to na rodzimym rynku.

Większość zgłoszeń dokonywanych przez polskich przedsiębiorców jest najpierw składana w UPRP. Negatywny raport z poszukiwań (a ściślej informacja o niemożliwości sporządzenia raportu z uwagi na to, że zastrzeżenia nie zostały sformułowane w sposób przewidziany ustawą), wydany przez UPRP, da sygnał zgłaszającemu, że szanse na uzyskanie patentu są niewielkie. W wielu wypadkach skutkuje to rezygnacją z dalszego występowania o ochronę. Tacy zgłaszający nie mają jak się dowiedzieć, że stanowisko UPRP to światowy ewenement, a na ich rozwiązanie może udać się uzyskać patent europejski. A jeżeli nawet się dowiedzą, to nie muszą traktować takiej informacji jako pewnej - większość przedsiębiorców nie orientuje się dobrze w procedurach patentowych, które wskutek licznych umów międzynarodowych są dość zawiłe i obejmują liczne proceduralne możliwości, które różnią się kosztami i szansami na uzyskanie ochrony.

Zatem skutkiem zmiany art. 33 będzie dalsza redukcja liczby polskich zgłoszeń w dziedzinie IT, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych. Tymczasem tendencja światowa jest odwrotna. EPO udziela coraz więcej patentów w tych dziedzinach.

Co więcej, co roku do systemu prawnego RP wchodzi kilkakrotnie więcej patentów europejskich niż patentów udzielonych przez UPRP. W rezultacie w polskim systemie prawnym w dziedzinach IT, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych będą dominowały patenty europejskie, których właścicielami w bardzo niewielkim stopniu będą podmioty polskie, zniechęcone negatywnymi wynikami procedury polskiej. Tak już się dzieje, a omawiana zmiana proces ten utrwali, uniemożliwiając polskim przedsiębiorcom obronę.

Zatem w obszarze nowoczesnych technologii - IT, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych - prawa wyłączne będą należały głównie do podmiotów obcych, które będą pozywały podmioty polskie za naruszenie praw i zmuszały do uiszczania opłat licencyjnych. Zyski podmiotów polskich będą pożytkowane na opłaty licencyjne zamiast na rozwój, wskutek czego ubędzie polskich wynalazków. Liczba polskich zgłoszeń i patentów dodatkowo spadnie z uwagi na spadek liczby innowacyjnych rozwiązań. Dominacja podmiotów obcych się powiększy. Polska zostanie krajem odtwórców płacących opłaty licencyjne obcym podmiotom działającym prawdziwie innowacyjnie. Mechanizm opisany powyżej jest skutkiem sytuacji, w której na tym samym terytorium funkcjonują dwa niezależne podmioty (polski i europejski urząd patentowy) władne udzielić ważnego patentu. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnego systemu udzielania patentów przez urząd, z którego korzystają podmioty rodzime, jest równoważne z uprzywilejowaniem podmiotu obcego.

List zgody na ratunek w przypadku kolizji

Zgłaszający musi zawrzeć umowę o koegzystencji z uprawnionym z wcześniejszej rejestracji lub uzyskać jego zgodę na udzielenie prawa ochronnego.

Prawo własności przemysłowej ustanawia tzw. materialne przeszkody do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Chodzi tu o rozmaite przypadki oznaczeń, na które takiego prawa UPRP udzielić nie powinien. Gdy jednak tak się stanie, prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione. Przeszkody te dzieli się na dwie grupy: bezwzględne i względne. Przeszkody bezwzględne ustawa przewiduje dla ochrony interesu publicznego. Nie udziela się np. praw ochronnych na oznaczenia, które mogą służyć w obrocie do opisu właściwości towarów lub usług. Natomiast przeszkody względne mają na celu ochronę interesów prywatnych osób trzecich, tj. ich wcześniejszych praw, w szczególności do znaków towarowych.

Niemal powszechnie w Europie urzędy patentowe są zobowiązane do badania w toku postępowania zgłoszeniowego przeszkód bezwzględnych i czynią to z urzędu. Przeszkody względne są zaś badane w tym postępowaniu tylko wtedy, gdy uprawniony z tytułu wcześniejszego prawa złoży sprzeciw. Taki model postępowania zgłoszeniowego jest uznawany od wielu lat przez przedstawicieli nauki i praktyki za najbardziej efektywny i racjonalny w państwach członkowskich UE. W Polsce będzie on obowiązywał dopiero od wiosny 2016 roku. Obecnie UPRP ma obowiązek zbadać nie tylko przeszkody bezwzględne, lecz także względne.

Istotna zmiana

Dla UPRP badającego z urzędu przeszkody względne nie mogły mieć żadnego doniosłego znaczenia oceny i zapatrywania uprawnionego z tytułu wcześniejszego prawa. Prowadziło to często do paradoksu. UPRP odmawiał bowiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ze względu na kolizję z wcześniejszym prawem także wbrew uprawnionemu z tego wcześniejszego prawa, który tej kolizji nie stwierdzał. Temu głównie ma zaradzić instytucja tzw. listów zgody. Wprowadza ją art. 133 p.w.p. w nowym brzmieniu, zgodnie z którym uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego albo majątkowego może wyrazić zgodę na rejestrację kolizyjnego znaku towarowego. Zgoda taka czyni dopuszczalnym udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy mimo kolizji z wcześniejszym prawem.

Treść listu

Nie są prawnie określone wymogi co do treści listu zgody. W praktyce przyjmuje się, że musi w nim być wyraźnie określony znak towarowy, którego dotyczy zgoda. Poza wskazaniem albo przedstawieniem tego znaku trzeba powołać się na numer zgłoszenia, który został nadany przez UPRP. Oczywiście należy podać dane wystawcy listu zgody i musi być on podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wystawcy.

Z jednej strony niedopuszczalne jest zastrzeżenie w treści listu zgody prawa jego odwołania. Z drugiej strony nie należy wymagać wyraźnego potwierdzenia nieodwołalności. Treść listu zgody zasadniczo nie może odsyłać do porozumienia pomiędzy wystawcą a zgłaszającym kolizyjny znak towarowy. To jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy równocześnie porozumienie stanowi merytorycznie integralny załącznik do listu zgody. W praktyce mogą również występować przypadki, gdy list zgody będzie miał postać umowy lub jej składnika.

List zgody ma charakter wiążący dla UPRP. Jego skuteczność nie rozciąga się wyłącznie na postępowanie zgłoszeniowe. Wiąże bowiem urząd również w postępowaniach spornych wszczętych na skutek wniesienia sprzeciwu albo wniosku o unieważnienie.

Skuteczna jest wyłącznie zgoda wydana w formie pisemnej. Dlatego właśnie określa się ją tradycyjnie mianem listu zgody.

WAŻNE Zgoda na udzielenie prawa ochronnego powinna być bezwarunkowa i nie może być ograniczona żadnym terminem.

Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej skrót bez specjalnych ograniczeń

W polskim prawie znaków towarowych istnieje tradycja zakazu udzielania przez UPRP praw ochronnych na znaki towarowe zawierające - wyłącznie lub wespół z innymi elementami słownymi albo graficznymi - nazwę Rzeczypospolitej Polskiej lub jej skrót, a także godło, hymn lub flagę naszego kraju. U podstaw takiego zakazu leży przekonanie, że tego rodzaju elementy w znaku towarowym mogą wywoływać mniemania o odpowiedzialności lub urzędowej aprobacie albo certyfikacji państwa czy też administracji publicznej w zakresie towarów, które opatrywane będą tymi znakami. Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej skrót, jak również wskazane symbole są postrzegane jako oficjalne oznaczenia państwowe. Przypisuje się im urzędowy charakter, a w pewnych okolicznościach - nabierają waloru uroczystego. Wszystko to skłania do ograniczenia ich wykorzystywania w obrocie gospodarczym do przypadków bardzo szczególnych - za zgodą właściwych organów państwa.

Wyrazem tej koncepcji jest dotychczasowa regulacja w art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p., która stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, jeżeli "zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej, bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn)" - chyba że zgłaszający wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej. Niestety doszło do nadinterpretacji tego zakazu w zakresie, w jakim dotyczy on nazwy Rzeczypospolitej Polskiej i jej skrótu. Zaczęto bowiem ów zakaz nie tylko odnosić do nazwy "Rzeczypospolita Polska" oraz jest skrótu "RP", lecz także rozciągnięto go na takie nazwy, jak: "Polska", "Poland", "PL" itp.

Oczywista nadinterpretacja

Zarzut nadinterpretacji wydaje się oczywisty. Po pierwsze, w przepisie wyraźnie jest mowa o konkretnej nazwie: "Rzeczypospolita Polska", a skrótem tej nazwy jest z całą pewnością wyłącznie - "RP". Po drugie, wykładnia rozszerzająca zakazu administracyjnego nie powinna mieć miejsca bez szczególnie ważnego powodu, a już na pewno musi uwzględniać zawsze ratio legis wykładanego przepisu. W tym kontekście warto odnotować powszechność stosowania w zwykłym obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców określeń "Polska", "Poland" czy też skrótu "PL". Nikt nie nadaje im urzędowego czy też uroczystego charakteru, gdy występują w firmach przedsiębiorców (np. spółek córek zagranicznych firm) albo w nazwach domen internetowych, pod którymi prowadzone są sklepy internetowe lub inna standardowa działalność gospodarcza. Po trzecie, wydaje się kuriozalny sam pomysł, aby polski ustawodawca upatrywał czegoś niestosownego w używaniu przez polskich obywateli określeń "Polska", "Poland", "PL" w znakach towarowych zgłaszanych do UPRP.

Groteskowe spory

Niezależnie od powyższego, za wręcz groteskową uważa się sytuację, gdy żąda się przedłożenia zezwolenia "właściwego organu" na używanie w znaku towarowym np. nazwy "Polska". Nie tylko dlatego, że takie żądania kierowane są do polskiego obywatela, ale także dlatego, że takiego organu nie ma. Ta ostatnia okoliczność skłaniała także wielu do formułowania zarzutu niekonstytucyjności omawianego zakazu w zakresie znaków towarowych, które "zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej". Ustanowiono bowiem względny zakaz, który w praktyce okazał się bezwzględny, a wskutek nadgorliwej wykładni rozszerzającej stanowi barierę dla zachowań, które nie budzą i nie powinny budzić żadnych zastrzeżeń. Podnoszono również wątpliwości, czy tak ujęty zakaz jest zgodny z prawem UE.

Ustawodawca uciął dyskusję

Nowelizacja załatwia problem dość stanowczo. Artykuł 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. tak zmieniono, że zakresem zakazu praw ochronnych na znaki towarowe nie są już objęte te z "nazwą lub skrótem nazwy Rzeczypospolitej Polskiej". To dobre rozwiązanie, w sytuacji gdy dotychczasowy zapis ustawy był stosowany mechanicznie, bez należytej refleksji. Przynosił więcej szkód niż pożytku.

Należy odnotować, że cele dotychczasowego zapisu można osiągnąć na gruncie przepisów uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na oznaczenie mylące (art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Ponadto w przypadku znaków towarowych z nazwą lub skrótem nazwy Rzeczypospolitej Polskiej UPRP i sądy powinny starannie rozważyć kwestię posiadania przez taki znak dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (oznaczenia opisowe). Konieczna jest także kontrola dopuszczalności udzielenia prawa na taki znak z punktu widzenia zakazu, o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają elementy będące symbolami, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy nie tylko dla firm

W ostatnich dekadach ubiegłego wieku niemal powszechną akceptację w Europie zdobyła zasada nieakcesoryjności znaku towarowego. Również w Polsce p.w.p. od początku hołduje tej zasadzie, a kolejne nowelizacje coraz pełniej ją urzeczywistniają. Przez nieakcesoryjność znaku towarowego rozumie się jego prawną samodzielność względem przedsiębiorstwa. Znak towarowy realizuje swoją podstawową funkcję, jaką jest gwarancja komercyjnego pochodzenia towarów lub usług, zawsze w ramach faktycznie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Nie wynika z tego jednak żadna konieczność traktowania znaku towarowego jako wyłącznie składnika przedsiębiorstwa. Takie słuszne założenie leży u podstaw idei nieakcesoryjności znaku, dzięki której m.in. istnieje możliwość rozporządzania znakiem bez przedsiębiorstwa (cesja wolna), a przede wszystkim dopuszczalne jest uzyskanie w UPRP prawa ochronnego na znak towarowy przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej (nie-przedsiębiorców).

Nie ma żadnego sensownego powodu, aby - pod pretekstem konieczności używania znaku towarowego w ramach przedsiębiorstwa - wskazane prawo do znaku mieli prawo uzyskać wyłącznie przedsiębiorcy, z wyłączeniem innych podmiotów. Nie-przedsiębiorca może bowiem licencjonować lub w inny prawny sposób udostępnić znak towarowy przedsiębiorcy. Może wnieść już powstałe prawo do znaku jako aport do spółki z przedsiębiorstwem. Może też rozpocząć samodzielnie działalność gospodarczą w wybranym dogodnym przez siebie momencie, dysponując już powstałym prawem do znaku i przez to ograniczając znacząco ryzyko ewentualnej gospodarczej inwestycji w znak, którego prawna ochrona nie jest przesądzana. Obecnie wiele osób fizycznych rozpoczyna działalność gospodarczą i prowadzenie przedsiębiorstwa, mając gotowy projekt biznesowy, na który pozyskali fundusze publiczne (np. europejskie), i bywa, że konstytutywnym elementem tego projektu jest znak towarowy, do którego powstałe prawo jest deklarowane jako wkład własny i podstawa do pozyskiwania analogicznych praw poza granicami kraju z wykorzystaniem wspomnianych funduszy.

Obecne wątpliwości

Wraz z wejściem w 2001 roku w życie p.w.p. każda osoba mająca zdolność cywilnoprawną - bez względu na to, czy ma status przedsiębiorcy - może zgłosić w UP RP znak towarowy i uzyskać prawo ochronne. Niestety rychło powstały wątpliwości, czy dotyczy to również przypadku, gdy zgłaszających znak towarowy jest dwóch lub więcej i występują o udzielenie im jednego wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy (współwłasności znaku towarowego).

Z dotychczasowej treści art. 122 p.w.p. wynika reguła, że wymóg posiadania przez znak towarowy zdolności odróżniania towarów "jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa", jaki ustanawia art. 120 p.w.p., nie wyklucza dopuszczalności udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy dwu i więcej przedsiębiorcom w celu "równoczesnego używania" tego znaku. Chodzi o to, aby przeznaczenie znaku do używania przez różnych przedsiębiorców nie było postrzegane jako sprzeczne z celem znaku, jakim jest wspomniane odróżnianie towarów "jednego przedsiębiorstwa". Dodajmy, że pojęciu "przedsiębiorstwa" na gruncie art. 120 przypisuje się sens podmiotowy i przez to jest ono tożsame z pojęciem "przedsiębiorca". Nieoczekiwanie przywołanej regule z art. 122 p.w.p. niekiedy zaczęto nadawać rangę tzw. przeszkody podmiotowej w zakresie wspólnych praw ochronnych na znak towarowy. Ponieważ jest w tym przepisie mowa o "przedsiębiorcach", zdarzało się, że wywodzono z tego ograniczenie, iż podmiotom niebędącym przedsiębiorcami takiego prawa nie można udzielić.

Powyższe zapatrywanie jest jednak chybione. Po pierwsze, dlatego, że z art. 3 ust. 2 p.w.p. jednoznacznie wynika, że przepisy dotyczące przedsiębiorców odpowiednio stosuje się do osób prowadzących inną działalność. Po drugie, celem art. 122 p.w.p. nie jest zakreślenie granic podmiotowych dla wspólnego prawa ochronnego, lecz jedynie wykluczenie takiej interpretacji art. 120 ust. 1 p.w.p., która uniemożliwiałaby jego udzielenie na rzecz różnych przedsiębiorców dla "równoczesnego używania" przez nich tego samego znaku. Ten cel - i nic więcej - zadecydował o tym, że jest mowa w art. 122 o "przedsiębiorcach". Po trzecie, godzi w zdrowy rozsądek wykładnia, zgodnie z którą na gruncie tej samej ustawy istnieje niczym nieograniczona możliwość udzielania jednemu nie-przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy, a wyklucza się udzielenie wspólnego prawa na rzecz dwóch lub więcej nie-przedsiębiorców. Nic nie uzasadnia takiego zróżnicowania.

Doprecyzowanie przepisów

Nowelizacja art. 122 p.w.p. usuwa wątpliwości. Dlatego ma ona charakter jedynie techniczny - doprecyzowujący dotychczasową regulację. Pojęcie przedsiębiorcy zastąpiono szerokim określeniem "osoby, w tym przedsiębiorcy". Co więcej, termin "osoba" został zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 1 p.w.p., który również znowelizowano. Obejmuje on wszystkie trzy kategorie podmiotów prawa cywilnego, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W konsekwencji po wejściu w życie nowelizacji taki będzie - już całkowicie niewątpliwy - katalog podmiotów, na rzecz których może być udzielone wspólne prawo ochronne na znak towarowy. W praktyce największe zainteresowanie taką współwłasnością znaku towarowego pośród nie-przedsiębiorców wykazują osoby fizyczne. Omówiona zmiana legislacyjna nade wszystko tym osobom jest dedykowana.

Określenia "Polska", "Poland", "PL" mogą już występować w znakach towarowych zgłaszanych do UPRP

Organem, który może wystąpić do UP o dokonanie takiego wpisu o zajęciu patentu, może być komornik lub sąd.

Monopol rzecznikowski przełamany

W art. 236 p.w.p. dodano ust. 11, który stanowi, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed UPRP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być nie tylko rzecznik patentowy, lecz także adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. W sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych został zachowany monopol rzeczniowski, co należy ocenić jako prawidłową decyzję ustawodawcy.

Zmiana ta była postulowana przez samorządy radcowski i adwokacki od samego początku obowiązywania ustawy, a przed wejściem jej w życie była przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 21 maja 2002 r., sygn. akt K 30/01).

Informacja o zajęciu patentu bardziej dostępna

Na aprobatę zasługują pozytywne zmiany dotyczące rejestru patentowego. Przykładowo wprowadzono nową regulację, według której UPRP na wniosek właściwego organu dokonuje w rejestrze wpisu informacji o zajęciu patentu. Taka regulacja powinna być przydatna dla zainteresowanych nabyciem patentu, umożliwiając im np. przed zawarciem transakcji sprzedaży patentu sprawdzenie jego statusu. W praktyce rozwiązanie to zmniejszy ryzyko nabycia patentu od nieuczciwego sprzedawcy (który np. nie poinformuje kupującego o wcześniejszym zajęciu patentu przez komornika).

Podstawową zasadą rejestru patentowego jest jego jawność. Wiąże się z nią domniemanie, że wpisy w rejestrze są prawdziwe i każdemu znana jest ich treść. Dlatego wpis do rejestru, np. w razie sprzedaży patentu, ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ przeniesienie praw do patentu jest skuteczne wobec osób trzecich dopiero po wpisie w rejestrze informacji o przeniesieniu praw do patentu. Wpis w rejestrze zmiany uprawnionego z patentu stwarza domniemanie, że wszystkie inne osoby wiedzą, kto jest obecnie uprawniony z patentu, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku naruszenia patentu i dochodzenia roszczeń z tytułu jego naruszenia przed sądem cywilnym.

Produkty lecznicze i środki ochrony roślin w osobnym rejestrze

Będzie to teraz odrębny rejestr prowadzony przez UPRP. Stanowi o tym nowo dodamy zapis w art. 228 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Przed tą zmianą informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych były wpisywane w rejestrze patentowym, co skutkowało czasem ryzykiem wprowadzenia w błąd co do natury prawa, jakim jest dodatkowe prawo ochronne, jego zakresu i związku z ochroną patentową wynalazku.

Zmiana ta jest pozytywna, ponieważ dodatkowe prawo ochronne jest odrębnym od patentu prawem wyłącznym. Dodatkowe prawo ochronne przyznaje prawa takie, jak przyznawane są patentem podstawowym, ale udzielona ochrona jest ściśle związana z produktem, który uzyskał zezwolenie na obrót. Dodatkowym prawem ochronnym są bowiem chronione wskazane produkty ochrony roślin lub produkty lecznicze, wytwarzane według wynalazku chronionego patentem, ale trzeba zaznaczyć, że dodatkowe prawo ochronne może powstać dopiero po wygaśnięciu danego patentu.

Nowe zwolnienia, ale i wyższe koszty

Rozszerzono możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie. Obniżono przy tym poziom wysokości opłaty, która musi zostać wniesiona, z 30 proc. do 20 proc. opłaty należnej (art. 226 p.w.p.). Ponadto ujednolicono zasady postępowania w sprawie ubiegania się o zwolnienie z opłaty.

Koszty tłumaczeń przerzucone

Są jednak zmiany, które do uzyskania ochrony mogą zniechęcać.

Przesądzono, że dowody i materiały zebrane w toku postępowania udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia, niekoniecznie zatem w języku polskim (jak dotychczas).

Na niekorzyść przedsiębiorców uregulowano przy tym kwestię kosztów tłumaczenia materiałów i dowodów przeciwstawianych w toku postępowania zgłoszeniowego, wnioskowanych przez zgłaszającego lub niezbędnych w toku postępowania przed sądem administracyjnym. Koszty tych tłumaczeń będą ponoszone przez zgłaszającego, niezależnie od tego, czy sam się na nie powołuje, czy przeciwstawia mu je organ prowadzący postępowanie - co jest nowym rozwiązaniem (art. 242¹ p.w.p.).

Wątpliwości w okresie przejściowym

Warto w tym miejscu podkreślić, że chociaż ustawodawca wprowadził wiele istotnych i często korzystnych z punktu widzenia interesu strony zmian co do sposobu prowadzenia poszczególnych postępowań, jakie toczyć się mogą przed UPRP, to jednak nie podał precyzyjnej i jasnej zasady obowiązującej w odniesieniu do spraw będących w toku, w dniu wejścia w życie ustaw nowelizujących p.w.p. Brak wyraźnej reguły wynikającej z przepisów przejściowych, a precyzyjnie - brak tych przepisów, może, zwłaszcza na początku obowiązywania nowelizacji, niepotrzebnie przedłużać toczące się już postępowania o dyskusje stron czy ich pełnomocników z ekspertami urzędu.

O częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie można będzie wystąpić także w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dotychczas zwolnienie to dotyczyło tylko wynalazków i wzorów użytkowych.

Koszty tłumaczeń materiałów i dowodów przeciwstawianych w toku postępowania zgłoszeniowego będą ponoszone przez zgłaszającego.

Szykują się kolejne zmiany

Kolejne zmiany wynikać będą z ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 1615).

Ta ostania nowela, z odroczonym o pół roku vacatio legis, dokonuje m.in. istotnego wyłomu w modelu uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy. Istniejący obecnie w Polsce system badawczy nakłada na UPRP obowiązek obligatoryjnego przeprowadzenia badania z urzędu, w pełnym zakresie, uwzględniającego przeszkody zarówno bezwzględne, jak i względne udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Względne przeszkody rejestracji to w szczególności wcześniejsze prawa osób trzecich, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego, nawet gdy uprawniony do tych praw nie wyraża aktywnie sprzeciwu dokonania późniejszych rejestracji.

Po wejściu w życie nowelizacji, o której mowa, UPRP będzie badał z urzędu jedynie przeszkody bezwzględne i badanie prowadzone z urzędu ograniczy się jedynie do tego badania formalnego. Natomiast przeszkody względne będą mogły być uwzględnione po uruchomieniu postępowania sprzeciwowego, podejmowanego z inicjatywy innych podmiotów uprawnionych z tytułu wcześniejszych praw.

Te zmiany zaczną obowiązywać od 15 kwietnia 2016 r. Przyjęty model udzielania ochrony na znaki towarowe koresponduje z systemem obowiązującym w postępowaniach, jakie toczą się przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych, i jak się wydaje, wyrównuje szanse polskich przedsiębiorców w tym zakresie.

@RY1@i02/2015/236/i02.2015.236.18300300n.804.jpg@RY2@

Zgłoszenia dokonane przez podmioty polskie w UPRP