Wspólnotowe znaki towarowe nie mogą być mylące, bez względu na rejestracje krajowe

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych i wzorów (OHIM) musi odrzucać wnioski o rejestrację znaków towarowych, które z uwagi na istnienie wcześniejszych, chronionych już oznaczeń, tworzyłyby prawdopodobieństwo wprowadzenia klienteli w błąd. Dzieje się tak ze względu zarówno na podobieństwo wizualne, jak i fonetyczne znaków, a także z uwagi na identyczność oznaczanych nimi towarów. Również w wypadku nazw handlowych produktów medycznych zarówno urząd, jak i europejski sąd rozpatrujący ewentualne sprzeciwy od decyzji izby odwoławczej tego pierwszego muszą kierować się wyłącznie rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a nie kryteriami stosowanymi przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Asa, polska spółka z o.o., zgłosiła do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenie słowne Femiferal. Chciała nim oznaczać produkty farmaceutyczne i inne preparaty lecznicze, żywność dietetyczną oraz suplementy do celów leczniczych. Półtora roku później Merc, spółka także produkująca leki, wniosła sprzeciw wobec rejestracji na rzecz Asy, uzasadniając go istnieniem wcześniejszych znaków towarowych. Są to: polski słowny znak Feminatal, oznaczający takie same towary, ze szczególnym wskazaniem żywności i witamin dla kobiet w ciąży i niemowląt, zarejestrowany trzy i pół roku przed zgłoszeniem do OHIM Femiferalu, a także polski znak graficzny feminatal ze stylizowaną literą "f".

Mimo pierwotnego oddalenia przez OHIM sprzeciwu Izba Odwoławcza tego urzędu odrzuciła zgłoszenie Femiferalu. Stwierdziła prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd wobec istnienia wcześniejszych znaków, przy czym podkreśliła, że wszystkie one mają charakter przeciętnie odróżniający.

Po roku Asa wniosła skargę na tę decyzję do luksemburskiego Sądu Pierwszej Instancji. Dowodziła, że Izba nie wzięła pod uwagę specyfiki języka polskiego i konceptualnego znaczenia, jakie mają obydwa oznaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, ponieważ przedrostek femi rzeczywiście nie ma silnej cechy odróżniającej i klienci, zwracając uwagę na dalszą część nazwy.

Sąd orzekł jednak po myśli spółki Merc. Przypomniał przy tym, że przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy brać pod uwagę przeciętnego konsumenta określonej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, choć oczywiście cechy te mogą zmieniać się w zależności od kategorii rozpatrywanych towarów lub usług. Tu jednak mamy do czynienia z tym samym asortymentem i z podobnymi oznaczeniami, więc biorąc pod uwagę całościowe wrażenie, jakie wywierają, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest niechybne. Sąd podkreślił, że nawet występowanie w języku polskim takich słów jak feminizm nie tłumaczy natychmiastowych skojarzeń nazw leków obu firm, za to wprowadza jeszcze większe zamieszanie w ich odróżnialności. Sąd doszedł również do przekonania, że Asa nie może skutecznie powoływać się na krajowe decyzje dotyczące rejestracji, ponieważ one nic w tym wypadku nie wnoszą przy rozstrzyganiu o podobieństwie nazw i oznaczanych nimi produktów.

Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego polska spółka wniosła odwołanie, podtrzymał orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji. Orzekł, że wniosek jest po części niedopuszczalny, a po części oczywiście bezzasadny.

TSUE przypomniał, że orzekając w drugiej instancji, jest sądem prawa, a nie faktu. Dlatego nie ocenia powtórnie dowodów zawartych w aktach sprawy. Tymczasem Asa nie wskazała żadnego naruszenia przepisów przez sąd, natomiast ograniczyła się do skrytykowania zawartych w zaskarżonym wyroku ustaleń faktycznych, dotyczących oceny podobieństwa oznaczeń. Trybunał uznał więc odwołanie za bezzasadne i po części odrzucił je, a po części oddalił, uznając argumentację przedstawioną przez odwołującą się spółkę za oczywiście niedopuszczalną.

TSUE nie przyjął tym samym argumentów, że sąd naruszył zasadę równego traktowania i pewności prawa, ponieważ nie uwzględnił kryteriów oceny i metod badania zawartych we wcześniejszych decyzjach OHIM ani nie dopuścił jako dowodów orzeczeń sądów krajowych. Sąd mógł bowiem uznać, że skoro istniał wcześniejszy znak towarowy, to z racji prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nowym oznaczeniem Asa nie mogła skutecznie powoływać się na wcześniejsze decyzje OHIM. Rejestracje w państwach członkowskich nie są natomiast rozstrzygające. Stanowią tylko jeden z czynników, który wolno brać pod uwagę, lecz nie ma takiego obowiązku. Podobnie rzecz ma się z orzecznictwem krajowym. I tak się właśnie stało się w tej polskiej sprawie.

Postanowienie TSUE w sprawie C-354/12 P, Asa sp. z o.o. przeciwko Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych i wzorów (OHIM)