Nie można zakazać korzystania ze swojego znaku

Właściciel znaku towarowego nie może udzielić innemu przedsiębiorcy nieodwołalnej zgody na jego używanie. Nawet po wycofaniu akceptacji ten, kto zarejestrował znak, może powołać się na swoje wyłączne prawo - uznał rzecznik generalny w opinii przygotowanej dla Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dwie belgijskie spółki Martin y Paz Diffusion (MyP) i Fabriek van Maroquinerie Gauquie (Gauquie) z branży skórzanej używały tego samego znaku towarowego, lecz każda dla innych towarów. Jedna oznaczała słowem NATHAN drobną galanterię, druga torebki i buty. Z początku producenci współpracowali, sprzedając nawzajem swoje wyroby. Nie wchodzili też sobie w drogę, zmieniając z biegiem czasu używany znak i mnożąc go w ten sposób. W pewnym momencie MyP zarejestrowała jednak w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu dwa z oznaczeń - rozciągniętą literę N i słowo NATHAN - jako znaki graficzne, a po kolejnych czterech latach - słowny znak NATHAN BAUME. MyP zaczęła wprowadzać na rynek także inne produkty niż pierwotnie i zażądała od Gauquie konsultacji w sprawie stosowanych przez tę ostatnią materiałów i kolorów. Ten pozwał MyP, choć nieskutecznie, domagając się unieważnienia jej prawa do trzech znaków lub choćby tylko potwierdzenia ich w stosunku do drobnej galanterii. Wówczas MyP pozwała Gauquie o zaprzestanie używania znaków N i NATHAN BAUME, a pozwana wniosła powództwo wzajemne. Sąd oddalił żądanie MyP i orzekł wobec niej zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i torebek identycznych lub podobnych do torebek Gauquie.

Niemniej sąd apelacyjny potwierdził ważność trzech zarejestrowanych przez MyP znaków. Firmy nie były bowiem związane żadną bezterminową umową licencyjną, a tylko łączyła je pewna postać współwłasności znaków towarowych. Sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, a ten zapytał TS, czy prawo krajowe może zakazywać używania znaku przez właściciela, kiedy wypowiada on swoje zobowiązanie wobec innego przedsiębiorcy.

Rzecznik generalny Pedro Cruz Villalón ocenił, że prawo krajowe nie może definitywnie zakazywać właścicielowi znaku towarowego korzystania z jego uprawnień. Dyrektywa 89/104/EWG nie stoi jednak na przeszkodzie, by prawo krajowe przewidywało inne sankcje, kiedy właściciel odwołuje deklarację, że nie będzie używać swego znaku.

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

dobromila.niedzielska@infor.pl

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-661/11.