Zgoda na używanie znaku może być dorozumiana

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) odpowiedział na pytanie holenderskiego sądu krajowego dotyczące możliwości korzystania ze wspólnotowego znaku towarowego bez wyraźnej zgody uprawnionego. Chodziło o wykładnię przepisów pierwszej Dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej przez porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Sąd krajowy (Hoge Raad der Nederlanden) zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy spółka mająca prawa do znaku towarowego Diesel wyraziła dorozumianą zgodę na wprowadzanie do obrotu przez firmę Makro Cash & Carry w EOG butów wyprodukowanych przez inne, niezwiązane z Dieslem firmy, opatrzonych znakiem Diesel. Jednocześnie spółki niezwiązane z właścicielem znaku nie działały - ich zdaniem - bezprawnie, ponieważ uzyskały zgodę od innej spółki, która miała licencję na sporny znak.

Krajowy sąd, do którego skierowano spór, kierował się wydanymi wcześniej wyrokami ETS w podobnych sprawach (m.in. Zino Davidoff i Levi Strauss - C244/00 czy Van Doren + Q - C-16/03). Nie znalazł jednak odpowiedzi wprost na pytanie, czy można mówić o dorozumianej zgodzie tylko wtedy, kiedy po raz pierwszy towar z inkryminowanym znakiem został wprowadzony poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, czy także wówczas, gdy zdarzyło się to od razu w EOG. Holenderski sąd oczekiwał rozstrzygnięcia, czy po to, by nie było obawy sprzeciwu właściciela znaku, ten ostatni powinien kontrolować pierwsze wprowadzenie towarów do EOG.

ETS orzekł, że co do zasady zgoda właściciela równoważna jest ze zrzeczeniem się przez niego jego wyłącznego prawa. To zaś stanowi decydujący element wyczerpania prawa do znaku i musi zostać wyrażone jednoznacznie. Niemniej, z uwagi na konieczność respektowania zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie, również ta reguła może być w pewnych warunkach stosowana elastycznie. Należy więc upatrywać dorozumianej zgody przede wszystkim w razie sprzedawania towarów przez podmiot gospodarczo powiązany z właścicielem znaku. Poza tym, nawet gdy pierwszy raz towary wprowadził do obrotu w EOG, podmiot niemający żadnego związku gospodarczego z właścicielem znaku i bez wyraźnej jego zgody, to wola zrzeczenia się wyłącznego prawa może wynikać z dorozumianej zgody właściciela. Co więcej, ETS doszedł do wniosku, że zgodnie z brzmieniem i celami Dyrektywy 89/104 czysto faktyczna okoliczność wprowadzenia towarów ze spornym znakiem po raz pierwszy w EOG lub poza tym obszarem nie ma znaczenia dla stosowania zasady wyczerpania prawa. Tym samym zgoda właściciela znaku na obrót towarami nim opatrzonymi, dokonywany bezpośrednio w EOG przez przedsiębiorcę niemającego żadnego związku, gospodarczego z właścicielem znaku, może mieć charakter dorozumiany. Musi jednak wynikać z faktów i z okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub choćby nawet późniejszych niż wprowadzenie rzeczy do obrotu na tym obszarze, jednak jednoznacznie wskazujących na zrzeczenie się przez właściciela przysługującego mu wyłącznego prawa do spornego znaku towarowego.

● jest chroniony przez 10 lat od daty zgłoszenia

● ochronę można przedłużać

● prawo ochronne na charakter jednolity, jednolita jest w UE procedura rejestracyjna (jedno zgłoszenie, jeden język, jeden urząd, jeden pełnomocnik)

● polscy przedsiębiorcy mogą zgłosić znak za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP lub bezpośrednio w OHIM, czyli Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znak można zgłaszać także on-line)

● właściciel w zasadzie ma wyłączne prawo używania znaku i może zakazać osobom trzecim używania go bez jego zgody

● znaku można się zrzec

● znak może być przedmiotem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

Podstawa

Wyrok ETS w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV przeciwko Diesel SpA.