Reklamowanie się przy użyciu cudzego znaku nie zawsze narusza prawo

Po tym jak firma Google wprowadziła na rynek nowe narzędzie do reklamowania się w internecie - usługę AdWords - wielu przedsiębiorców zarzuciło korzystającym z niej konkurentom naruszenie przysługujących im praw ochronnych ze znaków towarowych. Usługa polega bowiem na możliwości rezerwowania słów kluczowych, po wpisaniu których w wyszukiwarce internetowej obok naturalnych wyników pojawiały się należące do reklamodawców linki sponsorowane. Problematyczne okazało się to, że starający się o internetową popularność przedsiębiorcy rejestrują także frazy stanowiące chronione prawem znaki towarowe.

Jednym z poszkodowanych możliwościami, jakie daje usługa AdWords, poczuł się holenderski producent i dostawca przenośnych systemów budowlanych Portakabin (jest on także właścicielem znaku towarowego o identycznej nazwie). Obok niego na rynku działa także firma Primakabin, która zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem nowych i używanych przenośnych systemów, w tym również używanych, produkowanych przez Portakabin. Primakabin wybrała w ramach usługi odsyłania AdWords m.in. słowo kluczowe "portakabin". Początkowo tytuł ogłoszenia Primakabin, jakie pojawiało się po wpisaniu do wyszukiwarki jednego ze słów kluczowych, brzmiał "części nowe i używane". Następnie tytuł ten został zmieniony przez Primakabin na "używane portakabiny".

Niezgadzająca się z takim działaniem Portakabin pozwała Primakabin do holenderskiego sądu voorzieningenrechter te Amsterdam. Ten oddalił żądanie powoda. Uznał, że Primakabin nie używała słowa "portakabin" w celu odróżnienia towarów. Ponadto nie czerpała nienależnych korzyści ze spornego używania. Po niekorzystnym dla powoda orzeczeniu sądu II instancji sprawa trafiła do Hoge Raad der Nederlanden.

Holenderski sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniem, czy w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi obrót różnymi towarami lub usługami, ma prawo zgłosić u operatora wyszukiwarki słowo kluczowe identyczne ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez inną osobę (właściciela znaku towarowego) dla podobnych towarów lub usług. Jednocześnie sąd krajowy pragnął ustalić, czy dopuszczalne jest zgłoszenie słowa kluczowego, które doprowadzi internautę do strony autora ogłoszenia reklamowego, oraz czy będzie to jednocześnie używanie przez autora ogłoszenia zarejestrowanego znaku towarowego.

Trybunał orzekł, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać reklamodawcy zamieszczania zgłoszenia do wyszukiwarki oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem lub do niego podobnego, nawet jeśli reklamodawca wybrał je bez jego zgody, a reklama dotyczy dalszej sprzedaży towarów używanych, wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez owego właściciela. Na przeszkodzie temu mogą stanąć jedynie uzasadnione powody w rozumieniu art. 7 ust. 2 Dyrektywy 89/104, które motywują sprzeciw właściciela znaku. Będzie tak np., gdy takie używanie może sugerować, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze lub gdy takie używanie w istotny sposób narusza renomę znaku towarowego.

Trybunał uznał m.in., że negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia znaku towarowego występuje wówczas, gdy po wpisaniu hasła identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się ogłoszenie reklamowe osoby trzeciej i zależy to przede wszystkim od sposobu, w jaki ogłoszenie to jest prezentowane. Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też od osoby trzeciej.

Adam Makosz

adam.makosz@infor.pl

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 lipca 2010 r. w sprawie C 558/08 (Portakabin Ltd, Portakabin BV przeciwko Primakabin BV).