Zamiast tworzyć technologię, czasem warto nabyć cudzą

W dobie kryzysu coraz więcej przedsiębiorców szuka skutecznego sposobu optymalizacji zarządzania w prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach prawa na dobrach niematerialnych stanowią istotną część wartości całego przedsiębiorstwa, nie może dziwić, że i na tym polu przedsiębiorcy szukają oszczędności lub dodatkowych zysków.

Doświadczenia rynkowe pokazują, że coraz trudniej jest odnieść sukces rynkowy przedsiębiorcy, który tylko i wyłącznie we własnym zakresie najpierw inwestuje w badania i rozwój, po czym wdraża i wprowadza na rynek produkt oparty na tym rozwiązaniu. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wzajemne licencjonowanie praw własności przemysłowej może stanowić istotny składnik strategii rozwoju.

Pewnym sposobem pozwalającym zmniejszyć koszty związane z funkcjonowaniem działów zajmujących się badaniami i rozwojem jest całkowite lub częściowe zainwestowanie w już gotową technologię (zamiast ponoszenia kosztów tworzenia własnej). Model taki polegać może na korzystaniu np. z rozwiązań technologicznych innego przedsiębiorstwa na podstawie zawartej umowy licencyjnej. Atutem przyjęcia takiego rozwiązania jest również możliwość rozłożenia kosztów w czasie, przy jednoczesnym generowaniu zysków.

W praktyce często spotyka się sytuację, gdzie przedsiębiorstwa inwestujące w badania i rozwój nie są zainteresowane samodzielnym wdrażaniem niektórych rozwiązań. Decydują się jednak na odpłatne udzielanie licencji na korzystanie np. z know-how czy opatentowanych wynalazków. Umożliwiają w ten sposób korzystanie z innowacyjnych rozwiązań innym uczestnikom rynku.

Prawa na dobrach niematerialnych mogą umożliwić przedsiębiorcy pozyskanie dodatkowego finansowania. Przykładowym modelem takiego rozwiązania jest przeniesienie tych praw na spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) w celu emisji przez nią papierów wartościowych, które z kolei będą zabezpieczone wspomnianymi prawami. Model ten nie wyklucza oczywiście możliwości korzystania z przeniesionych patentów czy praw ochronnych na znaki towarowe przez dotychczas uprawnionego przedsiębiorcę. Może on zawrzeć z SPV umowę licencyjną, która będzie regulować zakres i zasady takiego korzystania.

Na bazie patentów lub innych praw wyłącznych można przeprowadzić projekt sekurytyzacyjny. W tym przypadku zabezpieczeniem byłyby wierzytelności z umów licencyjnych zawieranych z podmiotami chcącymi korzystać z nowych technologii. Można przypuszczać, że w dobie kryzysu przedsiębiorcy chętniej będą decydować się na zakup licencji na korzystanie z wynalazku niż inwestować w rozwój własnych technologii.

Powyżej przedstawione przykłady obrazują znaczenie umów licencyjnych w procesie zarządzania własnością intelektualną w ramach przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

Na co uważać

Umowy licencyjne można podzielić według wielu kryteriów. Brak odwołania się w umowie do konkretnego rodzaju umowy licencyjnej może nieść ze sobą bardzo istotne skutki dla strony.

Zarówno z punktu widzenia udzielającego licencji, jak też licencjobiorcy duże znaczenie ma zakres uprawnień, z których ten drugi będzie mógł korzystać. W przypadku licencji nieograniczonej licencjobiorca ma prawo korzystać z przedmiotu umowy (np. patentu) w takim samym zakresie jak udzielający licencji. Strony umowy mogą jednak postanowić, że zakres licencji będzie ograniczony (np. geograficznie, co do poszczególnych uprawnień). Jeżeli w umowie strony nie odnoszą się do zakresu licencji, to przyjmuje się, że ma ona charakter nieograniczony.

Licencja może być również wyłączna lub niewyłączna. W pierwszym przypadku licencjodawca nie będzie mógł już udzielić licencji innemu podmiotowi. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby strony wyłączyły umownie uprawnienie licencjodawcy do korzystania z danego prawa (np. opatentowanego wynalazku). W tej sytuacji licencjobiorca byłby jedyną osobą uprawnioną do korzystania z patentu. Gdy strony decydują się na licencję niewyłączną, licencjobiorca powinien liczyć się z faktem, że uprawnienie do korzystania np. z patentu może być udzielone również innym podmiotom. Należy tu podkreślić, że w przypadku braku jakichkolwiek odniesień w umowie do wyłączności licencji będzie ona miała charakter niewyłączny.

Licencje można również podzielić pod względem kryterium zakresu obowiązków stron. W przypadku licencji czynnej podmiot udzielający licencji jest zobowiązany do różnego rodzaju świadczeń na rzecz licencjobiorcy. W przypadku licencji na korzystanie z opatentowanego wynalazku na licencjodawcy będzie spoczywał obowiązek m.in. przekazania informacji niezbędnych do korzystania z przedmiotu umowy czy doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Umowa licencyjna bierna charakteryzuje się brakiem obowiązku podejmowania przez licencjodawcę innych działań, prócz upoważnienia licencjobiorcy do korzystania z wynalazku. Jeżeli strony nie ustalą w umowie rodzaju licencji, będzie ona miała charakter licencji czynnej.

W przypadku zawarcia umowy licencyjnej uprawniony z licencji co do zasady może domagać się wpisu tej licencji do odpowiedniego rejestru (np. patentowego, znaków towarowych). Choć wpis nie ma wpływu na ważność umowy licencyjnej, może mieć on istotne znaczenie dla licencjobiorcy wyłącznego. W przypadku naruszeń przedmiotu umowy licencyjnej (np. patentu) będzie on mógł na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń w związku z tym naruszeniem.

Diabeł tkwi w szczegółach

Zagadnienia związane z zawieraniem umów licencyjnych odnoszących się do praw własności przemysłowej (m.in. patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych) są uregulowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Należy jednak mieć na względzie, że w wielu sytuacjach zastosowanie znajdą również inne regulacje, np. przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Znak towarowy czy wzór przemysłowy może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Przedsiębiorca zainteresowany nabyciem licencji na korzystanie ze znaku towarowego lub wzoru przemysłowego powinien mieć świadomość, że równie ważne jest zadbanie o skuteczne nabycie praw do korzystania ze znaku jako utworu. Pozwoli to na zminimalizowane ryzyka prawnego w prowadzonej działalności. Chodzi tu np. o sytuację, gdy podmiot, od którego nabyto licencję, nie nabył skutecznie praw od autora dzieła, który z kolei będzie mógł zabronić licencjobiorcy korzystania ze swojego utworu. Biorąc powyższe pod uwagę, wszelkie transakcje związane z nabywaniem, licencjonowaniem bądź obrotem prawami na dobrach niematerialnych powinny być poprzedzone dokładnym zbadaniem tych praw.

Wnioski

Konstruując i zawierając umowę licencyjną, należy mieć na względzie to, że do realizacji celu biznesowego danej transakcji niezbędne jest, aby przedmiotem takiej umowy był raczej pakiet praw, a nie np. wyłącznie uprawnienie do korzystania z prawa ochronnego na znak towarowy. Należy również mieć świadomość konsekwencji płynących z braku określenia w umowie rodzaju licencji czy nieskorzystania z prawa wpisu licencji do odpowiedniego rejestru.

@RY1@i02/2012/240/i02.2012.240.21500030a.802.jpg@RY2@

Rafał Parczewski, rzecznik patentowy i dyrektor departamentu prawno-patentowego w Instytucie Własności Intelektualnej Sybaris

Rafał Parczewski

rzecznik patentowy i dyrektor departamentu prawno-patentowego w Instytucie Własności Intelektualnej Sybaris