Przedsiębiorca może stracić prawo ochronne na posiadany znak towarowy

To przede wszystkim prawo przedsiębiorcy. Obowiązek powstaje po upływie pięciu lat od daty wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jeśli nie używamy zarejestrowanego znaku towarowego, narażamy się na jego wygaśnięcie. Zarejestrowanego znaku towarowego należy używać w sposób rzeczywisty. Oznacza to, że używanie znaku nie może mieć charakteru jedynie pozornego, choć nie musi ono być wykonywane w sposób ciągły.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu. Można także używać znaku poprzez oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, a także posługiwanie się nim w celu reklamy.

Przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu, przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, na przykład licencjobiorcę, osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego. Nie uważa się jednak za używanie znaku w sposób rzeczywisty, gdy używa się go w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.

Takie rozwiązanie funkcjonuje, aby zapobiec przepełnieniu rejestrów fikcyjnymi rejestracjami znaków zgłaszanych niejako na zapas, uniemożliwiającymi zarejestrowanie i używanie znaku przez inne przedsiębiorstwa. Utrzymywanie rejestracji znaku nieużywanego jest sprzeczne z funkcją znaku towarowego, jaką jest odróżnianie towarów lub usług w obrocie gospodarczym. Poprzez wykreślanie z rejestru znaków nieużywanych ułatwia się wybór atrakcyjnych oznaczeń i zapobiega wyłączeniu dostępności znaku dla innych podmiotów nim zainteresowanych. Odmawiając ochrony znakom nieużywanym, ogranicza się możliwość wystąpienia kolizji między dwoma znakami, zwłaszcza gdy nie istnieje ku temu żadne gospodarcze uzasadnienie wynikające z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku.

Wniosek taki może złożyć do Urzędu Patentowego RP każda osoba, która ma w tym interes prawny. Poza tym prokurator generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub prezes Urzędu Patentowego może, w interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku towarowego lub przystąpić do toczącego się postępowania.

Urząd Patentowy oddala wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu nieużywania, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, nie zostanie jednak uwzględnione, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony.

W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo. W szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym. Ocena powinna również mieć na uwadze charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku.

Jeśli zaś chodzi o zakres używania znaku towarowego, przy jego ocenie należy mieć na uwadze w szczególności handlową skalę ogółu operacji dokonanych z wykorzystaniem tego znaku z jednej strony oraz długość okresu, w którym używanie miało miejsce, i częstotliwość tego używania z drugiej strony. By móc w konkretnym przypadku dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników. Ocena taka zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę. I tak niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie. Ponadto zarówno wielkości obrotów, jak i ilości towarów oznaczonych znakiem towarowym, która została sprzedana, nie należy oceniać w oderwaniu od ich kontekstu, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa wykorzystującego znak czy cechy towaru lub usługi na odnośnym rynku. Dlatego też, aby używanie znaku towarowego mogło być uznane za rzeczywiste, nie zawsze musi ono być używaniem na dużą skalę.

Nieużywanie znaku może być usprawiedliwione, gdy istnieją ważne tego powody. Ustawodawca, posługując się pojęciem "ważne powody", nie wyjaśnił jego rozumienia poprzez wskazanie cech lub przykładowe wyliczenie. W literaturze przedmiotu do tych okoliczności zaliczono takie, które miały cechy siły wyższej lub inne zewnętrzne okoliczności niemożliwe do przewidzenia. Jednakże zbiór tych powodów nie ogranicza się do okoliczności rozważanych pod kątem winy uprawnionego z rejestracji. Obejmuje on także przeszkody natury faktycznej i prawnej, niezależnie od woli uprawnionego.

@RY1@i02/2010/149/i02.2010.149.087.006a.101.jpg@RY2@

Fot. Wojciech Górski

Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).