Zamiast wielu umów o licencje i patenty lepiej zawrzeć umowę zbiorczą

Istnieje możliwość zawarcia w miejsce wielu umów jednej tzw. hybrydowej. Jest to rozwiązanie korzystniejsze. Jedna umowa dotycząca np. wszystkich udzielonych licencji jest bardziej spójna i przejrzysta niż np. kilka pisemnych porozumień. Umowa hybrydowa polega na przekazaniu w niej więcej niż jednego prawa własności intelektualnej. Najczęściej taka umowa zawiera postanowienia dotyczące przekazania patentu, a także know-how. Polega to na tym, że np. przedsiębiorstwo A przekazuje przedsiębiorstwu B dane techniczne wyrobu wraz z know-how, czyli z instrukcją, jak taki wyrób wyprodukować. Często umowa taka zostaje wzbogacona o inne elementy np. prawo do znaku towarowego. Dzięki temu licencjobiorca może produkować określone wyroby, a następnie sprzedawać je z oznaczeniem licencjodawcy.

Głównym elementem umowy hybrydowej jest przekazanie patentu. W umowie określa się zakres przekazanego prawa. Ograniczenie to może być dokonane na wielu płaszczyznach. Można ograniczyć zakres ich zastosowania do określonego terytorium, wyprodukowania określonej liczby dóbr lub tylko do ograniczonego zastosowania (np. poszczególnej branży, mimo że produkt mógłby być stosowany z powodzeniem w innych gałęziach przemysłu).

W umowie trzeba uregulować też kwestię tzw. know-how. Charakterystyczną cechą know-how jest to, że nie jest przedmiotem patentu i zachowuje swoją wartość tak długo, jak długo jest zachowany w tajemnicy. Dlatego ważnym elementem jest sporządzenie zapisów dotyczących poufności. W umowie należy maksymalnie określić wszystkie istotne elementy. Do takich należy zaliczyć zachowanie w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji, prawo używania know-how tylko do określonych czynności, a także kwestię wynagrodzenia za przekazanie know-how, które może być płacone nawet po wygaśnięciu licencji.

Elementem licencji jest też pomoc techniczna. Sprowadza się ona często do przeszkolenia załogi i przekazania procedur, do jakich pracownicy powinni się zastosować. Te elementy należy zawrzeć w umowie. Ważne jest uregulowanie dalszych udoskonaleń. Jeżeli licencjodawca ulepsza np. maszynę objętą licencją albo udoskonala sposób jej wykonania, to w umowie należy wskazać, czy informacje te zostaną przekazane licencjobiorcy i czy mogą być przedmiotem obrotu z innymi podmiotami. Odwrotnym zagadnieniem jest sytuacja, w której to licencjobiorca na podstawie własnego zaplecza badawczego dokonuje udoskonalenia przedmiotu licencji. Pojawia się wtedy pytanie, czy licencjobiorca może samodzielnie zmienić proces produkcji, czy to udoskonalenie może być przedmiotem dalszego obrotu. Kwestie te powinny także znaleźć swoje odzwierciedlenie w części umowy regulującej wynagrodzenie. Uprzednie uregulowanie tego zagadnienia już w umowie, pozwala na uniknięcie napięć pomiędzy stronami w przyszłości.

Towary mogą być produkowane według różnych technologii i know-how, jednakże to właśnie znak towarowy pozwala na wybór przez ostatecznego odbiorcę określonego dobra spośród innych np. oferowanych w sklepie. Licencja na znak towarowy może być udzielona łącznie z licencją na określony patent, ale może być udzielona także na okres dłuższy lub krótszy. Udzielnie licencji na znak towarowy można uzależnić od badania lub permanentnej kontroli jakości produkowanych dóbr. W umowie należy określić ile podmiotów będzie uprawnionych do korzystania ze znaku. Licencjodawca może zastrzec, że przekaże patent kilku podmiotom, jednakże tylko jeden będzie uprawniony do korzystania ze znaku. Ma to ten skutek, że na rynku będzie oferowany towar wyprodukowany w tej samej technologii, jednakże tylko jeden będzie można sprzedawać jako oryginał, mimo, iż de facto wyprodukowane dobra nie będą się między sobą różnić. W umowie należy zastrzec, że znak towarowy nie zostanie zlikwidowany w okresie trwania umowy, a także sposób dalszego postępowanie na wypadek gdyby własność znaku została przekazana innemu podmiotowi.

@RY1@i02/2010/062/i02.2010.062.087.007a.001.jpg@RY2@

Marcin Mucharski, aplikant radcowski w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

, aplikant radcowski w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).