Trudno zarejestrować zapach medykamentu

Duża konkurencja na rynku leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety skłania coraz częściej do sięgania po nowe metody wyróżniania swoich produktów. Są już pomysły, by jako znak towarowy rejestrować zapach leku. Jednak w praktyce nie jest to łatwe.

Znakiem towarowym leku może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli takie oznaczenie nadaje się do odróżnienia produktów leczniczych jednego przedsiębiorstwa od farmaceutyków produkowanych przez inne przedsiębiorstwo. Polski ustawodawca przedstawił przykładowe wyliczenie możliwych znaków towarowych, wymieniając wśród nich: wyraz, rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, formę przestrzenną, w tym formę towaru lub opakowania, a także melodię lub inny sygnał dźwiękowy. Przykładowy charakter wyliczenia, mimo braku literalnego wskazania zapachu jako znaku towarowego, nie wyklucza możliwości uzyskania takiej ochrony.

Z powyższej definicji wynika, że aby można było uzyskać ochronę dla oznaczenia niewizualnego, należy wykazać zdolność odróżniającą i możliwość jego graficznej prezentacji. Spełnienie tych przesłanek jest niezwykle trudne, z uwagi na specyfikę oznaczenia, jakim jest zapach.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dominuje stanowisko, zgodnie z którym znak może składać się z oznaczenia, które nie jest postrzegane wizualnie, pod warunkiem że może być on przedstawiony graficznie, w szczególności jako obraz, linie, znaki. To przedstawienie powinno być jasne, precyzyjne, zwarte, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.

Zdaniem Trybunału za niewystarczające dla spełnienia warunku graficznej prezentacji znaku nie mogą być uznane takie elementy jak: przedstawienie wzoru chemicznego, opis słowny znaku zapachowego, depozyt próbki zapachu jak również połączenie tych elementów. Trybunał, dokonując tego wyliczenia, nie zamyka możliwości ochrony zapachu jako znaku towarowego.

Sąd UE wydaje się jednak zaprzeczać idei rejestracji zapachów. Stwierdza, że na ten moment nie istnieje ogólnie przyjęta międzynarodowa klasyfikacja zapachów, która pozwoliłaby, jak to się dzieje w przypadku międzynarodowych kodów kolorów, na obiektywną i precyzyjną identyfikację oznaczenia zapachowego dzięki przyporządkowaniu każdemu zapachowi nazwy lub precyzyjnego kodu.

Próby przedstawienia graficznego znaku zapachowego za pomocą kolorowej matrycy zakończyły się fiaskiem z uwagi na fakt, że konsument nie będzie kojarzył natury kodu używanego przez profesjonalistów z przemysłu perfumeryjnego. Tym samym takie oznaczenie nie będzie dla niego dostępne i zrozumiałe.

Należy się jednak zgodzić ze stanowiskiem części doktryny, zgodnie z którym nie możemy mówić o wymogu dostępności i zrozumiałości dla przeciętnego konsumenta, gdyż dokonywana przez niego ocena dotyczy zapachu, który w określonej sytuacji jest w stanie zidentyfikować za pomocą zmysłu węchu, a nie graficznego przedstawienia zapachu w urzędzie patentowym. Wymogi powyższe mogą być kierowane do przedsiębiorców, którzy mogą zapoznać się z graficznym przedstawieniem znaku w urzędzie patentowym w celu stwierdzenia braku ewentualnego naruszenia.

Kolejnym kryterium możliwości ochrony zapachu produktu leczniczego jako znaku towarowego jest zdolność odróżniająca. Powinna ona pozwalać nie tylko na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy, ale także powinna spełniać funkcję identyfikacyjną danego produktu i jego producenta. Zapach nie powinien być więc postrzegany przez konsumenta jako coś naturalnego, typowego dla danego produktu, gdyż nie spełnia funkcji identyfikacji.

W odniesieniu do zapachowego znaku towarowego pojawia się czasami problem, gdy konsument nie ma dostępu do zapachu określonego produktu przed jego zakupem. Jeżeli więc produkt jest wybierany przez konsumenta bez skojarzenia z nim zapachu, zapach nie pełni roli znaku, chyba że wcześniej konsument już zakupił dany towar i zapach jest mu znany. Z uwagi na potrzebę wykazania odrębności i samodzielności znaku w stosunku do towaru nie będą mogły zostać zarejestrowane znaki bazujące na zapachach pierwotnych, gdzie zapach jest tak naprawdę sprzedawanym towarem, np. perfumy.

W USA rejestruje się zapachowe znaki towarowe, bo nie ma tam wymogu przedstawienia go graficznie

Małgorzata Paluch

prawnik w departamencie prawa farmaceutycznego, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy