Kolorowa rewolucja uderzy także w stare znaki towarowe

Tydzień temu w artykule "Kolorystyczna rewolucja w urzędzie patentowym" pisaliśmy, że po 1 5 lipca 2014 r. zaczęła obowiązywać wspólna praktyka unijnych urzędów do spraw własności intelektualnej oraz Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych. Zgodnie z nową polityką nie będą one już uważane za identyczne ze znakami towarowymi w innym wariancie kolorystycznym. Temat wywołał kontrowersje i obawy przedsiębiorców. Zastanawiają się, czy w każdym przypadku dla uzyskania pełniejszej ochrony swoich znaków towarowych muszą zarejestrować je we wszystkich używanych odmianach kolorystycznych i pytają, jak sądy będą w praktyce podchodzić do rozwiązywania ewentualnych sporów.

trzy pytania do eksperta

@RY1@i02/2014/179/i02.2014.179.215000300.803.jpg@RY2@

Marek Porzeżyński prawnik z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Czy nowe regulacje mają zastosowanie do rejestracji dokonanych przed 15 lipca tego roku? Czy w każdym przypadku - niejako na zapas - przedsiębiorca powinien zastrzeżony już znak towarowy czarno-biały zarejestrować również w wybranych przez siebie kolorach?

Wdrożenie wspólnej praktyki mogło zostać dokonane przez poszczególne kraje w różnym zakresie. Polska zdecydowała się na wdrożenie dla wszystkich rejestracji znaków towarowych zgłoszonych po 15 lipca 2014 r. oraz do wszystkich postępowań wszczętych po tej dacie. Oznacza to, że w przypadku zainicjowania po tej dacie postępowania w urzędzie patentowym (np. o wygaszenie znaku towarowego) nowa wspólna praktyka będzie miała zastosowanie do rejestracji wcześniejszych. Dlatego przedsiębiorcy co do zasady powinni dokonać przeglądu już zarejestrowanych znaków towarowych czarno-białych i zadecydować o ich rejestracji w Urzędzie Patentowym w kolorach, w których są rzeczywiście używane. Nie jest to jednak regułą, gdyż każdy przypadek wymaga oddzielnej analizy.

Jak powinien racjonalnie zachować się przedsiębiorca, żeby z jednej strony nie narażać się na nadmierne koszty rejestracji znaków w poszczególnych kolorach, a z drugiej strony - żeby skutecznie się zabezpieczyć?

Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić oddzielną analizę, ponieważ możliwości jest bardzo wiele. Ograniczyć koszty wynikające z rejestracji znaku towarowego (zgłoszenia) oraz jego późniejszej ochrony (z tytułu opłaty za okresy ochronne) można w szczególnych przypadkach poprzez rejestrację jednego znaku towarowego dla ochrony zbliżonych kolorystycznie jego odmian. Będzie to miało zastosowanie np. gdy wcześniejszy znak towarowy z dominującą barwą czerwoną zostanie odświeżony, w związku z czym dominująca barwa zostanie zmieniona na bordową (lub inną w podobnej kolorystyce). Taka sytuacja będzie mogła również zaistnieć w przypadku zmian kolorystycznych znaku towarowego przy znacznie mniejszych elementach, na które nie zwraca się szczególnej uwagi, podczas gdy te dominujące pozostaną niezmienione.

Ponadto istnieje wiele innych sposobów, umożliwiających ograniczenie kosztów. Jednakże one również wymagać będą szczegółowej analizy konkretnego przypadku, aby nie doprowadzić do sytuacji odwrotnej: w której chęć ograniczenia wydatków spowoduje ich faktyczny znaczący wzrost, związany z ewentualnym kwestionowaniem praw z rejestracji znaku towarowego przez konkurentów.

A co ze znakami zarejestrowanymi przez polskich przedsiębiorców na całą Unię Europejską w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante? Czy tam też trzeba "na wszelki wypadek" dokonywać rejestracji dotychczasowych znaków w kolorach?

Komunikat, który wprowadził znaczącą zmianę w podejściu do rozróżniania (podobieństwa i identyczności) znaków towarowych w różnych odmianach kolorystycznych, był owocem współpracy państw w tzw. Programie konwergencji w ramach europejskiej sieci znaków towarowych i wzorów. Program ten ma na celu harmonizację praktyk poszczególnych urzędów patentowych, co w efekcie ma zwiększyć pewność interpretacji i maksymalizować uzyskaną ochronę. Oznacza to, że wskazana praktyka będzie jednakowa we wszystkich krajach, które podjęły się jej wdrożenia. Jedynie Włochy, Francja i Finlandia nie zdecydowały się na ten ruch. Natomiast Szwecja i Dania nie mogły tego uczynić ze względu na ograniczenia prawne w ich ustawodawstwie.

W każdym razie nasi przedsiębiorcy, którzy posiadają znaki zarejestrowane na całą Unię Europejską w urzędzie w Alicante, również powinni - generalnie - dokonać ich przeglądu i podjąć decyzję co do rejestracji swoich znaków towarowych w rzeczywiście używanej kolorystyce.

trzy pytania do eksperta

@RY1@i02/2014/179/i02.2014.179.215000300.804.jpg@RY2@

Filip Radziwiłł ekspert departamentu badań znaków towarowych Urzędu Patentowego RP

Dokument nowej wspólnej praktyki wydaje się prawdziwą rewolucją w podejściu do rozróżniania (podobieństwa i identyczności) znaków towarowych w różnych odmianach kolorystycznych. Co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorców?

Program ten jest wyrazem dążenia krajowych urzędów zajmujących się znakami towarowymi oraz użytkowników do stworzenia i propagowania przejrzystości, pewności prawnej, jakości i przydatności, zarówno z perspektywy zgłaszających, jak i urzędów ds. własności intelektualnej.

Potwierdzono odejście od zasady, że zakres ochrony znaków czarno-białych jest nieograniczony. Właściciel, który działał w przekonaniu, że zgłoszenie dotyczące znaku czarno-białego obejmuje wszystkie kolory, powinien zweryfikować swoją strategię składania zgłoszeń. We wspólnej praktyce doprecyzowano, iż zgłoszenie znaku czarno-białego nie obejmuje wszystkich kolorów.

Zgodnie ze wspólną praktyką w kontekście pierwszeństwa i względnych przesłanek rejestracyjnych znaku towarowego czarno-białego lub w skali szarości nie uznaje się za identyczny z tym samym znakiem w kolorze, chyba że różnice w kolorze są nieznaczne.

Czy jeżeli przedsiębiorca zarejestruje jedynie znak czarno-biały, to konkurencja będzie mogła wykorzystać taki znak, ale w innym kolorze?

W ujęciu praktycznym uzgodniona wspólna praktyka dotycząca identyczności znaku towarowego nie wyklucza mimo wszystko - w kontekście względnych podstaw - możliwości stwierdzenia podobieństwa między znakami, które mogłoby spowodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy przy ocenie podobieństwa znaków pod uwagę bierze się również inne przepisy, m.in. wspomniane ryzyko wprowadzenia w błąd. Tak więc mimo iż przedsiębiorca zarejestruje jedynie znak czarno-biały, konkurencja nie będzie mogła legalnie używać dokładnie takiego samego znaku w kolorze.

W kontekście rzeczywistego używania wspólna praktyka nie wymaga de facto, by właściciel znaku towarowego dążył do składania wielokrotnych zgłoszeń. Zgodnie ze wspólną praktyką użycie koloru zazwyczaj nie zmienia odróżniającego charakteru znaku zarejestrowanego jako znak czarno-biały (i na odwrót), a tym samym pozwala utrzymać rejestrację. W niektórych okolicznościach jednak kolor lub kombinacje kolorów same w sobie mają odróżniający charakter, ewentualnie kolor jest jednym z czynników decydujących o odróżniającym charakterze danego znaku. W takich przypadkach zmiana koloru powodowałaby zmianę odróżniającego charakteru znaku towarowego i byłaby niedopuszczalna do celów ustalenia rzeczywistego używania.

Czy istnieje groźba wygaszenia ochrony zastrzeżonego znaku w danym kolorze, jeżeli przedsiębiorca nie będzie go używał?

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 169 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) prawo ochronne wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W praktyce oznacza to, że po uzyskaniu prawa ochronnego uprawniony musi zadbać o to, by używać znaku towarowego w formie, która nie zmienia jego charakteru odróżniającego, gdyż w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że konkurent będzie dążył do wygaszenia prawa ochronnego ze względu na jego nieużywanie. Tego rodzaju praktyka nie jest niczym nowym, potwierdza dotychczasową praktykę wszystkich wdrażających urzędów i oparta jest o obowiązujące przepisy.

Procedura rejestracji w Polsce i w Unii Europejskiej

Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji w UPRP. Koszt: 550 zł za zgłoszenie go do trzech klas towarowych (500 zł w przypadku zgłoszenia internetowego).

UPRP publikuje zgłoszenie znaku towarowego i otwiera okres, w którym podmioty trzecie mogą zgłaszać uwagi do znaku towarowego.

Badanie formalno-prawne w UPRP (czy dokumentacja jest pełna)

Badanie merytoryczne w UPRP (m.in. czy logo, tekst, grafika spełniają przesłanki umożliwiające rejestrację).

Podczas badania merytorycznego UPRP może wzywać do wniesienia poprawek.

Rejestracja znaku towarowego (pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony w wysokości 450 zł do trzech klas towarowych).

Ponadto po publikacji informacji o udzieleniu prawa ochronnego otwiera się 6-miesięczny okres, w którym podmioty trzecie mogą wnosić sprzeciw do rejestracji znaku towarowego.

● Całkowity koszt, który ponosi przedsiębiorca na rzecz UPRP, to 1000 zł w przypadku rejestracji znaku towarowego dla trzech klas towarowych w UPRP.

● Schemat nie uwzględnia działań profesjonalistów w zakresie badania czystości znaku towarowego (jego ewentualnego podobieństwa do wcześniejszych znaków towarowych), przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, udziału w procedurach UPRP oraz kosztów tych działań, które mogą się znacząco wahać.

Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji w OHIM. Koszt 1050 euro (900 euro w przypadku zgłoszenia internetowego) za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych.

Badanie formalno-prawne w OHIM.

Badanie merytoryczne w OHIM.

Inne czynności OHIM, w szczególności tłumaczenie zgłoszenia, poszukiwania itp.

Publikacja zgłoszenia znaku towarowego i otwarcie 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego.

Rejestracja znaku towarowego.

Po rejestracji znaku towarowego zostaje otwarty dodatkowy okres, w którym podmioty trzecie mogą złożyć odwołanie od decyzji OHIM.

● Całkowity koszt, który ponosi przedsiębiorca na rzecz OHIM, to 1050 euro w przypadku rejestracji znaku towarowego dla trzech klas towarowych w OHIM.

● Schemat dotyczy najprostszej procedury - nie uwzględnia zgłoszonych sprzeciwów, korespondencji z OHIM oraz działań profesjonalnego pełnomocnika, w szczególności badania czystości znaku.

● Przy działaniach bezpośrednio związanych z rejestracją znaku towarowego warto skorzystać z pomocy specjalisty. Przyda się ona, aby mieć pewność, czy prawo z rejestracji znaku towarowego będzie chronić jego użytkowanie przez przedsiębiorcę na wszystkich polach jego działalności oraz w razie ewentualnych sprzeciwów.

Źródło: Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Oprac. KT