Ochrona marki za granicą to absolutna konieczność

Coraz więcej polskich firm zaczyna sprzedawać swoje towary lub usługi za granicą. Żeby jednak utrzymać się na tamtejszych rynkach, muszą one być rozpoznawalne, czyli mieć własną, dobrą markę handlową. Jak to osiągnąć?

Pierwszym krokiem na drodze do zbudowania silnej marki powinno być zabezpieczenie praw do znaku towarowego, którego firma używa. Większość naszych przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z konieczności zarejestrowania swojej nazwy i używanego logo w polskim Urzędzie Patentowym. Coraz powszechniejsza jest też świadomość, że rejestracji należy dokonać również za granicą. Potwierdzają to statystyki. Według danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization - WIPO) w 2012 r. nasze firmy zarejestrowały ponad 45 tys. znaków poza granicami Polski. Dla porównania 10 lat wcześniej było to zaledwie ok. 3 tys. To dobrze, że obserwujemy taką tendencję. Niemniej nadal zdarza się sporo przypadków, że przedsiębiorcy nie dokonują rejestracji i potem mają z tego powodu kłopoty. Tymczasem wkraczając na zagraniczne rynki, koniecznie trzeba pamiętać o zabezpieczeniu tam swoich praw do marki. Ponadto rejestracja znaku zapewnia jego ochronę przed nieuczciwym wykorzystaniem w internecie. Jest bowiem ważnym argumentem w ewentualnych sporach dotyczących domen internetowych.

Jakie czynności powinny poprzedzać sam akt rejestracji znaku towarowego na danym rynku?

Przed zgłoszeniem do rejestracji należy wykonać badanie dotyczące ewentualnych przeszkód dla rejestracji znaku. Dzięki temu można zorientować się, czy w danej branży istnieją marki identyczne lub podobne. Na tej podstawie oceniane są szanse na uzyskanie rejestracji. Gdy wyniki badania są niekorzystne i - przykładowo - okaże się, że w danym państwie wcześniej zastrzeżono bardzo podobny znak, to polski przedsiębiorca może zawczasu odpowiednio zmodyfikować swoje logo i nazwę, zanim zacznie używać ich na konkretnym rynku. Niestety, dość często zdarza się, że nasi przedsiębiorcy zaczynają prowadzić działalność za granicą pod wybraną przez siebie marką, nie wykonując odpowiednich badań i nie zgłaszając jej do zarejestrowania w celu uzyskania ochrony. Dopiero po pewnym czasie, kiedy marka zaczyna już być coraz bardziej rozpoznawalna, okazuje się, że za bardzo przypomina wcześniej zarejestrowany znak któregoś z konkurentów.

Jakie mogą być tego konsekwencje?

Gdy faktycznie okaże się, że polska firma naruszyła prawa innego przedsiębiorcy poprzez używanie identycznego lub podobnego znaku, naraża się ona na niebezpieczeństwo kosztownych procesów, a czasem również zapłaty wysokiego odszkodowania. Często nasi przedsiębiorcy muszą też radzić sobie z problemem rejestracji blokujących, czyli znaków, których ochrona jest utrzymywana wyłącznie w celu wykluczenia ich rejestracji przez inne firmy. W takich przypadkach polski przedsiębiorca może uzyskać ochronę własnego znaku dopiero po wygaszeniu rejestracji blokującej, o ile ta nie jest używana przez co najmniej pięć lat. Dlatego właśnie lepiej jest zawczasu przeprowadzić badanie dotyczące znaku, pod którym nasza firma zamierza działać na danym rynku. Wtedy jest możliwość wcześniejszego dokonania ewentualnych zmian, czyli rebrandingu. Przeprowadzanie modyfikacji logo i nazwy, gdy te są już dobrze rozpoznawalne na rynku, jest znacznie kosztowniejsze. Wiąże się też z koniecznością przyzwyczajenia odbiorców do zmienionej marki.

Oczywiście rejestracja znaku nie wyklucza ryzyka naruszeń. W praktyce jednak w większości państw łatwiej jest ścigać naruszenia, gdy znak jest zarejestrowany niż - przykładowo - na podstawie przepisów dotyczących oznaczeń niezarejestrowanych.

Na co jeszcze powinni zwrócić uwagę nasi przedsiębiorcy planujący rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne?

Powinni również liczyć się z ryzykiem, że marka lub nazwa, która doskonale funkcjonuje w kraju, może nie nadawać się do używania za granicą. Przykładowo globalna marka smartfonu Lumia w hiszpańskim slangu oznacza kobietę lekkich obyczajów. Marka proszku do prania Barf, która w języku perskim oznacza śnieg, wywołuje zgoła inne konotacje w języku angielskim. Z perspektywy polskiego konsumenta dość niefortunna okazała się zmiana marki SciFi Universal na SyFy. Konsultacja z rzecznikiem patentowym w odpowiednim państwie pozwala wyeliminować takie błędy.

Czy przedsiębiorca, opracowując strategię dla swojej marki za granicą, musi też zdecydować się na wybór konkretnego systemu jej ochrony?

Tak. Dla firm działających w Unii Europejskiej najlepszym rozwiązaniem wydaje się rejestracja znaku wspólnotowego. System wspólnotowy umożliwia uzyskanie jednolitej ochrony we wszystkich państwach członkowskich za pomocą jednego zgłoszenia. Rejestracja następuje stosunkowo szybko, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy. Koszty z nią związane są niskie w porównaniu z terytorialnym zakresem ochrony. Znak wspólnotowy może jednak być zarejestrowany tylko wówczas, gdy nie koliduje ze znakami już zarejestrowanymi w systemie wspólnotowym oraz w poszczególnych państwach członkowskich. Uzyskanie rejestracji wspólnotowej może więc okazać się trudne z uwagi na ryzyko kolizji choćby w jednym z państw członkowskich. Unieważnienie znaku wspólnotowego skutkuje utratą ochrony w całej UE.

Możliwe jest też dokonanie rejestracji międzynarodowej w systemie madryckim, do którego należą obecnie 92 państwa. W jego ramach za pomocą jednego zgłoszenia międzynarodowego można uzyskać ochronę w wyznaczonych państwach na całym świecie. Koszty rejestracji międzynarodowej różnią się w zależności od wyznaczonych państw. Co do zasady skorzystanie z systemu madryckiego daje pewne oszczędności w porównaniu do dokonywania niezależnych zgłoszeń w poszczególnych państwach. Rejestracja międzynarodowa uznana w danym państwie jest traktowana tak jak rejestracja krajowa. Unieważnienie rejestracji w jednym państwie nie skutkuje automatyczną utratą ochrony w pozostałych państwach, gdyż w przeciwieństwie do rejestracji wspólnotowej rejestracja międzynarodowa jest jedynie wiązanką zgłoszeń krajowych, a nie jednolitym prawem ochronnym.

@RY1@i02/2014/101/i02.2014.101.13000020a.802.jpg@RY2@

Marta Koremba, rzecznik patentowy, associate w Kancelarii Bird & Bird

Rozmawiał Krzysztof Tomaszewski