Klocek lego nie może być znakiem towarowym

14 września 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS) uznał, że rejestracja kształtu klocka lego jako wspólnotowego znaku towarowego (CTM) była nieważna. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej rozporządzenie) stanowi, że nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Celem wskazanego przepisu jest zapobieżenie sytuacjom, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania potencjalnie nieograniczonego w czasie monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe towaru. W przeciwnym razie przedsiębiorcy mogliby np. uzyskać ochronę kształtu towaru poprzez rejestrację znaku towarowego po wygaśnięciu innych praw własności intelektualnej, na przykład takich jak ochrona patentowa.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 14 września uznał, że klocek lego składa się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Zdaniem TS warunek, że oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, jest spełniony, kiedy wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną. Obecność właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznych, nie ma wpływu na stwierdzenie, że oznaczenie składa się wyłącznie ze wskazanego kształtu. W tej sprawie najważniejszy element oznaczenia tworzonego przez klocek lego stanowią dwa rzędy wypustek umieszczone na górnej powierzchni klocka.

Warunek, że kształt jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego, nie oznacza, że dany kształt jest jedynym, dzięki któremu można osiągnąć zamierzony efekt. Możliwość uzyskania takiego samego efektu technicznego za pomocą innego rozwiązania nie oznacza, że artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nie może być podstawą odmowy rejestracji. Artykuł ten nie będzie stanowił przeszkody rejestracji w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy kształtu, w którym istotną rolę odgrywa element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny. Zgodnie ze stanowiskiem TS w takiej sytuacji konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą z łatwością skorzystać z alternatywnych kształtów zapewniających jednakową funkcjonalność bez ryzyka ograniczenia dostępności danego rozwiązania technicznego.

Według TS w badaniu funkcjonalności oznaczenia funkcjonalność techniczna właściwości kształtu może być oceniania z uwzględnieniem dokumentacji odnoszącej się do wcześniejszych patentów opisujących funkcjonalne elementy analizowanego kształtu. W niniejszej sprawie dwa rzędy wypustek na klocku lego spełniają funkcję techniczną, co potwierdzają wcześniejsze patenty przyznane Lego.

Od czasu orzeczenia TS w głośnej sprawie Philips v Remington C-299/99, w której odmówiono rejestracji znaku towarowego dla graficznej ilustracji kształtu głowicy golarki elektrycznej, rejestracja kształtów jako wspólnotowych znaków towarowych napotyka znaczne trudności. Orzeczenie TS w sprawie klocka lego z pewnością nie spowoduje liberalizacji w tym zakresie, tym niemniej TS daje wyraźną wskazówkę, jakie kształty mogą uzyskać rejestrację, sugerując taką możliwość dla kształtu produktu, w którym istotną rolę odgrywa element niemający charakteru funkcjonalnego (na przykład element ozdobny).

Niniejszy wyrok ETS to przypomnienie, że sądy są sceptyczne względem tych, którzy pragną uzyskać nieograniczony w czasie monopol na rozwiązania techniczne poprzez rejestrację znaku towarowego. Tak się dzieje zwłaszcza wtedy, kiedy dany podmiot najpierw korzystał z ochrony patentowej dla tego samego rozwiązania, co już samo w sobie stanowi oczywisty dowód jego funkcjonalnego charakteru.

Jason Rawkins

partner, TaylorWessing Londyn

Łukasz Czernicki

partner, BSJP in alliance with TaylorWessing