Wspólnotowe znaki towarowe nie są ważniejsze od krajowych

Prawo wspólnotowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie zastąpiło ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych. Powstał system, w którym obok wspólnotowych znaków towarowych funkcjonują również znaki krajowe. Te zaś mogą mieć decydujący wpływ na możliwość rejestracji znaków obejmujących terytorium całej Unii Europejskiej. Potwierdził to ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 maja 2012 r. w sprawie C-196/11 P.

W sprawie tej zarejestrowana na Bermudach spółka chciała zarejestrować w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego - OHIM graficzny znak towarowy zawierający słowa "F1" oraz "Live" dla towarów objętych klasą 16, 38, oraz 41 klasyfikacji nicejskiej. Sprzeciw wobec rejestracji ww. znaku zgłosiła spółka Formula One Licensing BV uprawniona do wcześniejszego, cieszącego się renomą słownego znaku towarowego "F1" chronionego rejestracją międzynarodową odnoszącą skutki w Danii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji, Włoszech i na Węgrzech oraz rejestracjami krajowymi - niemiecką i brytyjską. Znaki te również zarejestrowane zostały dla klas 16, 38 oraz 41.

Skarżący powołał się na art. 8 ust. 1 lit. b) oraz na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Zgodnie z nim w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w tym znaku krajowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. W przypadku zaś gdy wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Unii Europejskiej lub państwie członkowskim, przesłanka do zgłoszenia sprzeciwu istnieje również wtedy, gdy zgłoszenie, podobnego lub identycznego do wcześniejszego znaku towarowego obejmuje towary lub usługi, które nie są podobne do tych oznaczanych renomowanym znakiem krajowym.

Sprzeciw został uwzględniony przez wydział sprzeciwów OHIM, jednak w wyniku odwołania zgłaszającego Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uznała, że w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zaś powoływanie się na to, że obydwa znaki zawierają element słowny "F1", jest niewystarczające, ponieważ w zgłaszanym do rejestracji znaku towarowym postrzegany jest on jako element opisowy. Podobnie stwierdził sąd, podnosząc, że pojęcie "formuła 1" jest używane w sposób rodzajowy dla oznaczenia sportu wyścigów samochodowych oraz że tak samo rodzajowy jest skrót "F1". Wyrok ten został jednak uchylony.

Trybunał stwierdził, że OHIM, a w konsekwencji również sąd zobowiązane są sprawdzić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie identyczne ze znakiem krajowym w znaku, o którego rejestrację wnoszono, a w odpowiednim przypadku ocenić stopień charakteru odróżniającego tego znaku. Sprawdzenie takie doznaje jednak ograniczeń i nie może prowadzić do stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenia identycznego z zarejestrowanym i chronionym znakiem krajowym.

Jak potwierdził trybunał, ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego nie może być podważana w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a jedynie w ramach postępowania o unieważnienie prawa do znaku wszczętego w danym państwie członkowskim. To zasada korzystna dla uprawnionych z rejestracji krajowych znaków towarowych m.in. dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z nią nie ponoszą ryzyka, że w wyniku złożonego w OHIM sprzeciwu ich znak może zostać unieważniony w procedurze prowadzonej za granicą i w języku obcym. Z kolei zgłaszający do ochrony znaki wspólnotowe muszą liczyć się z tym, że zgłaszany przez nich znak może być identyczny lub podobny do znaku w którymś z 27 państw członkowskich. Wówczas w celu skutecznej obrony przed sprzeciwem niezbędne będzie podjęcie działań zmierzających do unieważnienia kolidującego znaku towarowego w danym kraju.

@RY1@i02/2012/108/i02.2012.108.21500020d.802.jpg@RY2@

Karol Czubkowski, aplikant radcowski, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik w Kancelarii Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forysiak i Partnerzy

Karol Czubkowski

aplikant radcowski, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik w Kancelarii Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forysiak i Partnerzy