Krokodyl dla Lacoste. Kajman wprowadza w błąd

Sprawa T-364/13 (Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta Kajman Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna przeciw Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego)

z 30 września 2015 r.

W lutym 2007 r. właścicielki polskiej spółki Kajman Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna z Chojnic - Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta - zgłosiły do unijnego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) znak przedstawiający gada z paszczą i ogonem, w którego tułów wkomponowany był napis "kajman". Znak ten miał być stosowany jako oznaczenie graficzne dla towarów i usług (w szczególności toreb, ubrań i poduszek dla zwierząt domowych, toreb, obuwia i wynajmu nieruchomości).

Rok później OHIM zatwierdził znak i opublikował go w Biuletynie Znaków Wspólnotowych, co oznaczało, że może on być używany do zgłoszonych rodzajów produktów na terenie całej Unii. Jednak w maju 2008 r. francuska spółka Lacoste zgłosiła swój sprzeciw wobec rozstrzygnięcia, zwracając uwagę, że do niej należy znak towarowy przedstawiający krokodyla, a stosowany także dla wyrobów skórzanych i skóropodobnych, odzieży, obuwia, mebli i przedmiotów z drewna oraz poszewek na poduszki.

Początkowo urząd oddalił sprzeciw, zaznaczając, że sporne oznaczenia znacznie różniły się pod względem wizualnym i fonetycznym, a koncepcyjnie były podobne jedynie w bardzo niewielkim stopniu. "Tak różna forma graficzna obydwu znaków sprawiła, że niewielkie podobieństwo koncepcyjne nie oznacza, że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów" - uznał wówczas urząd. Zaznaczył też, że firma Lacoste nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że używanie znaku spółki Kajman oznaczało czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego Lacoste.

Lacoste wniosła odwołanie. Izba Odwoławcza urzędu uchyliła wcześniejszą decyzję i uwzględniła częściowo sprzeciw Lacoste. Uznała, że mimo niewielkiego podobieństwa koncepcyjnego i wyraźnych różnic fonetycznych i wizualnych istnieje ryzyko wprowadzenia klienta w błąd w przypadku oznaczenia znakiem firmy Kajman towarów skórzanych i skóropodobnych, toreb, walizek, a także ubrań i obuwia. Ryzyko takie może się pojawić, gdyż w przypadku tego rodzaju towarów oznaczenie krokodyla kojarzone jest z firmą Lacoste.

Właścicielki polskiej spółki skierowały sprawę do Sądu Unii Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę i utrzymał w mocy odmowę rejestracji zgłoszonego przez firmę Kajman oznaczenia dla wyrobów ze skóry, ubrań i obuwia.

Sąd analizował prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i stopień podobieństwa wizualnego, fonetycznego i podobieństwa koncepcji. Podobnie jak OHIM sąd stwierdził, że obydwa oznaczenia wykazują niewielkie podobieństwo wizualne. Zwrócił jednak uwagę, że obecność elementu słownego "kajman" w znaku nie likwiduje pewnego wizualnego podobieństwa obydwu oznaczeń. Nie można bowiem wykluczyć, zdaniem sądu, że potencjalny konsument będzie to słowo traktował jako część graficzną znaku.

W ocenie sądu nie ma też znaczenia, że zarejestrowany przez Lacoste znak jest czarno-biały, a znak firmy Kajman jest w kolorze. Przeciętny konsument, który zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz znaków, może sądzić, że jest to jedynie jedna z wersji kolorystycznych.

Spółka Kajman argumentowała, że obydwa oznaczenia przedstawiają różne gady: jeden - kajmana z rzędu krokodyli, a drugi gada z rzędu łuskonośnych. Jednak sąd nie podzielił tej argumentacji. Zaznaczył, że obecność elementu "kajman" w znaku sprawia, że jest mało prawdopodobne, iż konsumenci będą postrzegali znak jako odnoszący się nie do gadów łuskonośnych, a krokodyli kajmanów (jednych z najmniejszych krokodyli). Zatem przeciętnie poinformowany konsument, dostatecznie uważny i ostrożny, który nie potrafi odróżnić poszczególnych rzędów gadów, będzie najprawdopodobniej uważał obydwa z nich za krokodyle.

W ocenie sądu krąg odbiorców będzie postrzegał znaki podobnie. A zatem Izba Odwoławcza miała prawo uznać, że oznaczenia te wykazują podobieństwo koncepcji.

Następnie sąd ocenił, czy niewielkie podobieństwo wizualne i przeciętne podobieństwo konceptualne kolidujących ze sobą oznaczeń pozwalają na dojście do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyż znak towarowy Lacoste uzyskał wysoce odróżniający charakter w przypadku wyrobów ze skóry (zwłaszcza toreb), ubrań i obuwia.

W przypadku zarejestrowania znaku polskiej spółki konsumenci - zdaniem sądu - mogliby uznać, że towary opatrzone obydwoma oznaczeniami pochodzą z samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. A przedstawienie kajmana mogłoby być postrzegane jako wariant przedstawienia krokodyla firmy Lacoste, gdyż oznaczenie to jest znane szerokiemu kręgowi odbiorców.

OPINIA EKSPERTA

@RY1@i02/2015/194/i02.2015.194.21500080c.802.jpg@RY2@

Marta Koremba rzecznik patentowy Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k.

Znak Lacoste przedstawiający postać krokodyla ma wysoką zdolność odróżniającą. Funkcjonowanie podobnego znaku słowno-graficznego Kajman, zgłoszonego na rzecz polskiej spółki, może prowadzić do wprowadzenia konsumenta w błąd.

Choć Sąd Unii Europejskiej uznał, że znaki są do siebie podobne wizualnie w niewielkim stopniu, to znak Lacoste był przeszkodą dla rejestracji znaku Kajman w odniesieniu do ubrań, obuwia i wyrobów ze skóry. Przyjęcie jednak, że wyrok sądu oznacza monopol Lacoste SA na używanie postaci krokodyla w odniesieniu do ubrań, obuwia i wyrobów ze skóry wydaje się zbyt daleko idące. Przede wszystkim w UE zostało zarejestrowanych dla tej grupy towarów - już po dacie rejestracji znaku Lacoste - kilkanaście znaków towarowych przedstawiających krokodyla. To, że znak Lacoste ma wysoką zdolność odróżniającą, może co najwyżej wzmacniać jego pozycję w ewentualnym sporze, ale nie przesądza o podobieństwie do wszystkich innych znaków z wizerunkiem krokodyla.

Oprac. Elżbieta Dominik