Masz znak zarejestrowany w OHIM? Sprawdź, jak wygląda jego ochrona

Przed 21 czerwca 2012 r. wśród przedsiębiorców dokonujących zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO; dawniej Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - OHIM) powszechna była praktyka wskazywania w opisie zakresu ochrony nie nazwy konkretnego towaru czy usługi, ale samego nagłówka klasyfikacji nicejskiej. Przykładowo producent łożysk podawał w opisie zgłaszanego do rejestracji znaku hasło "Maszyny i obrabiarki" (czyli sam nagłówek klasy 7 w klasyfikacji nicejskiej, w której produkowane przez niego towary były wymienione). [ramka 1] A producent zapalniczek wpisywał w opisie nagłówek "Urządzenia do oświetlania". Przedsiębiorcy byli przekonani (taka była wówczas interpretacja samego urzędu), że w ten sposób ochrona będzie szersza. Wychodzili z założenia, że znak towarowy zarejestrowany dla klasy określonej poprzez nagłówek daje ochronę nie tylko w zakresie literalnego brzmienia nagłówka, lecz także wszystkich towarów (usług) należących do danej klasy klasyfikacji nicejskiej. Jednak to się zmieniło!

Obecnie ci uprawnieni do znaków towarowych mają sześć miesięcy na złożenie deklaracji doprecyzowującej zakres klas towarów i usług, dla których zarejestrowano znak - deklarację taką można złożyć od 23 marca 2016 r. do 24 września 2016 r. W przeciwnym razie może się okazać, że ochrona nie dotyczy tych obszarów, na których faktycznie zależy przedsiębiorcy.

Kluczowe orzeczenie

Dzieje się tak dlatego, że opisywaną praktykę zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczeniem wydanym 19 czerwca 2012 r. w sprawie C-307/10. Trybunał stwierdził, że znaki towarowe są chronione wyłącznie w zakresie towarów lub usług objętych literalnym brzmieniem słownego opisu wskazanej przez zgłaszającego klasy klasyfikacji nicejskiej - również gdy taki opis stanowi nagłówek klasy.

W konsekwencji 20 czerwca 2012 r. prezes EUIPO (ówcześnie OHIM) wydał komunikat nr 2/12 zmieniający dotychczasową praktykę urzędu, który wszedł w życie następnego dnia. Spowodowało to, że po 21 czerwca 2012 r. niedopuszczalne stało się wskazywanie nagłówka klasy klasyfikacji nicejskiej w celu objęcia ochroną z rejestracji znaku towarowego wszystkich należących do tej klasy towarów lub usług. Od tej daty ewentualne wykorzystanie nagłówka prowadzi do uzyskania ochrony wyłącznie dla towarów lub usług wyraźnie w tym nagłówku wskazanych. [ramka 2]

Rozporządzenie daje szansę

Możliwość złożenia deklaracji jest związana z wejściem w życie 23 marca 2016 r. zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (207/2009 WE), wprowadzającej m.in. zawężający sposób odczytywania zakresu towarów i usług, dla których zarejestrowano znak towarowy. Zmiana ta wpływa na zakres praw właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych dla klas towarów i usług określonych z wykorzystaniem nagłówków klasyfikacji nicejskiej.

Oznacza to również, że część nagłówków klas, które nie są wystarczająco jasne i precyzyjne, nie może być wykorzystywana w zgłoszeniach jako opisy klas towarów lub usług, dla których zarejestrowany ma zostać znak towarowy.

Zmienione zasady zaczęto stosować do nowo rejestrowanych znaków. Jednocześnie dano uprawnionym do znaków towarowych zarejestrowanych przed 21 czerwca 2012 r. kilkuletni okres przejściowy, by nie zostali oni pozbawieni przysługujących im praw z dnia na dzień, a także by mogli zweryfikować, czy wskazany w zgłoszeniu danego znaku towarowego opis towarów lub usług odpowiada temu, w jakim zakresie uprawniony rzeczywiście ze znaku korzysta. Ten okres przejściowy kończy się właśnie 24 września 2016 r. Znaki zarejestrowane z wykorzystaniem nagłówków klas do 21 czerwca 2012 r. (włącznie) wciąż korzystają z ochrony w dotychczasowym zakresie.

Uprawnieni do znaków towarowych, które zarejestrowano w EUIPO (OHIM) przed 21 czerwca 2012 r., powinni w pierwszej kolejności ustalić, w jakim zakresie rzeczywiście posługują się znakiem towarowym - jakie towary lub usługi nim oznaczają. W następnej kolejności powinni zweryfikować, czy taki zakres rzeczywistego korzystania jest objęty opisem klas podanym podczas rejestracji.

Dopiero w przypadku, gdy taka weryfikacja da negatywną odpowiedź (co będzie dotyczyło jedynie części znaków zarejestrowanych przy wykorzystaniu nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej) - konieczne będzie złożenie do EUIPO deklaracji. [infografika]

W jaki sposób uzupełnić

Deklarację składa się w formie pisemnej. Dla ułatwienia urząd przygotował specjalny formularz dostępny po zalogowaniu się do konta w serwisie EUIPO (euipo.europa.eu) - pod nazwą "DeclarationunderArt.28(8) EUTMR". Formularz należy wypełnić w jednym z pięciu języków urzędowych EUIPO, tj. po angielsku, francusku, niemiecku, włosku lub hiszpańsku. Jego złożenie jest bezpłatne.

Konsekwencje zaniechania

Jeżeli uprawniony nie złoży powyższej deklaracji do 24 września 2016 r., ochrona jego znaku towarowego zostanie ograniczona do towarów lub usług wyłącznie wyraźnie wynikających z literalnego brzmienia klasy wskazanej w zgłoszeniu znaku towarowego do rejestracji. W praktyce może to oznaczać, że rejestracja znaku towarowego nie będzie dawała ochrony w obszarze, w którym znak jest rzeczywiście wykorzystywany. ©?

!Rozporządzenie wprowadza zasady, według których użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu ustalenia towarów objętych rejestracją znaku towarowego należy interpretować wg dosłownego znaczenia tych nagłówków.

WAŻNE

Uprawnieni do znaków towarowych, które zarejestrowano w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante do 21 czerwca 2012 r., mają sześć miesięcy na złożenie deklaracji doprecyzowującej zakres klas towarów i usług, dla których zarejestrowano znak. Deklarację taką można złożyć od 23 marca do 24 września 2016 r. W przeciwnym razie może się okazać, że ochrona nie dotyczy tych obszarów, na których faktycznie zależy przedsiębiorcy.

@RY1@i02/2016/070/i02.2016.070.215000300.807.jpg@RY2@

Czy twoja marka jest chroniona

RAMKA 1

Jak międzynarodowa systematyka pomaga przy rejestracji znaków

Klasyfikacja nicejska to międzynarodowa systematyka służąca do określania, jakie towary lub usługi są objęte ochroną w związku z rejestracją danego znaku towarowego. Określa ona 45 klas towarów i usług, szeregując je na różnych poziomach szczegółowości, z których najbardziej ogólne określenia towarów i usług to "nagłówki".

Zgłaszając znak towarowy do rejestracji, przedsiębiorca wskazuje te numery klas klasyfikacji nicejskiej, do których należą towary lub usługi, dla których chce się zastrzec używanie danego znaku, oraz dodatkowo opisuje te towary lub usługi słownie.

RAMKA 2

Przykładowe nagłówki klas towarów/usług, które dotychczas dawały szerszą ochronę niż ich literalne brzmienie

Nagłówek "Silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych" dotychczas pozwalał na objęcie ochroną części zamiennych i występujących wspólnie z silnikami, jak paski klinowe, wały korbowe, mocowania wierteł etc.

Nagłówek "Oprogramowanie komputerowe" dotychczas pozwalał na objęcie ochroną także np. e-booków czy plików mp3.

Nagłówek "Urządzenia do oświetlania" obejmował podobne przedmioty, ale o innej podstawowej funkcji, jak np. zapalniczki.

Nagłówek "Pojazdy" dotychczas obejmował ich części, takie jak np. poduszki powietrzne, koła czy opony.

Nagłówek "Instrumenty muzyczne" obejmował także akcesoria i części, takie jak kamertony, stroiki, struny czy klawisze.

Nagłówek "Usługi budowlane" obejmował także prace wiertnicze czy w kopalniach.

Nagłówek "Organizowanie podróży" obejmował także np. wypożyczanie sprzętu w ramach wycieczek (do nurkowania czy jazdy na nartach).

Nagłówek "Rozrywka" obejmował także np. publikowanie blogów, a nagłówek "Działalność sportowa i kulturalna" obejmował publikacje naukowe czy tłumaczenie tekstów.

PRZYKŁAD

Bloger bez parasola

Przedsiębiorca prowadzący bloga postanowił chronić wypracowaną przez siebie markę i kiedyś zarejestrował swój znak towarowy dla usług reklamowych. Teraz jeśli w terminie nie złoży odpowiedniej deklaracji, utraci ochronę dla kluczowej sfery swojej działalności, czyli prowadzenia bloga.

@RY1@i02/2016/070/i02.2016.070.215000300.808.jpg@RY2@

Andrzej Boboli

konsultant

@RY1@i02/2016/070/i02.2016.070.215000300.809.jpg@RY2@

Kamila Koszewicz

starszy konsultant

Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

Blog.e-prawnik.pl